Por Manuel Bernet 
La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de París, de 11 de septiembre de 2025, nos permite acercarnos a un asunto complejo del derecho de marcas, este es, si el titular de una marca compuesta por el nombre de una persona natural (“marca patronímica”) puede impedir a otra que utilice su nombre propio para distinguir productos o servicios en el mercado.
En el caso reseñado, una diseñadora de joyas llamada Aurélie Biderman había cedido a la sociedad AMS Design todos sus derechos respecto de su nombre, incluido su marca homónima, para distinguir sus creaciones. Sin embargo, una vez que esta diseñadora dejó su cargo de directora artística de AMS Design, creó una nueva empresa llamada 25 RKB, la cual colaboró con la compañía Massimo Dutti para lanzar una colección especial de joyas comercializadas bajo la marca “Massimo Dutti”, dando cuenta de esa colaboración artística con la expresión “creada por Aurélie Biderman”.
Antes de dar cuenta del desenlace de este litigio, mencionaremos otros dos asuntos de diferentes jurisdicciones relacionados a este tipo de controversias vinculadas al mundo de moda, y como cierre, nos abocaremos a dar una solución para el derecho chileno, en el evento que se presentarán situaciones similares en nuestro país.
La diseñadora de vestidos de novia Elizabeth Emanuel goza de un enorme prestigio en su país, puesto que en el año 1981 estuvo involucrada en la confección del diseño del vestido de novia de Diana de Gales. Es así como 1996, con el propósito de obtener un mayor soporte financiero, Elizabeth Emanuel constituyó la sociedad Hamlet International Plc, a la cual le cedió todos sus activos vinculados a su negocio, y en particular una solicitud de una marca mixta que incorporaba la expresión “Elizabeth Emanuel”. Debido a problemas financieros, en el año 1997, Hamlet International Plc, que pasó a llamarse “Elizabeth Emanuel Plc”, transfirió todo su patrimonio, incluida su marca comercial, a diferentes sociedades, siendo el titular registral actual Continental Schelf 128 Limited (“CSL”).
En febrero de 1999, CLS solicitó ante la oficina de marcas del Reino Unido la marca comercial denominativa “Elizabeth Emanuel”, respecto de la cual se opuso precisamente la diseñadora, en atención a su carácter de engañosa, puesto que ella no tenía relación alguna con tal empresa, de forma que los consumidores podrían verse inducidos a error respecto de la creencia que los productos distinguidos por tal marca habían sido diseñados por esta renombrada modista.
Dicha oposición fue rechazada por la oficina de marcas, y ante el procedimiento de apelación, se requirió por dicho órgano una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) a fin de que indicara los criterios normativos para resolver esta controversia. En lo que nos interesa el TJUE señala en su sentencia que: “(…) aun cuando quepa la posibilidad de que la compra por un consumidor medio de una prenda de vestir que lleve la marca ‘Elizabeth Emanuel’ influya en su creencia de que la demandante (…) participó en la creación de esa prenda, la empresa titular de la marca garantiza las características y las cualidades de la prenda de que se trata”. De esta forma, el TJUE sostuvo que el hecho que inicialmente una marca comercial estaba asociada a una determina persona natural, no puede considerarse tal circunstancia como esencial para resolver el carácter engañosa de una marca, en particular cuando esta última fue cedida a favor de la empresa fabricante de los productos que llevan tal signo.
A partir de lo dicho por el TJUE, el órgano de apelación confirmó que la solicitud de la marca no era engañosa, agregando que no se acreditó que los diversos sucesores del negocio de la demandante habrían efectuado estrategias de marketing para dar cuenta a los consumidores que la diseñadora continuaba involucrada en tales compañías una vez efectuada su salida.
Elio Fiorucci fue un diseñador italiano que se hizo conocido por introducir en el mercado de los años 70 y 80 una orientación kitch y pop a la moda, siendo su prenda más representativa los jeans elasticados que se ajustaban de mejor forma al cuerpo. En la década de los 90 transfirió su negocio, incluida su marca patronímica al grupo japones Edwin, siendo posteriormente adquirida por Fiorucci Design Office (“FDO”).
Elio Fiorucci, una vez desvinculado de la compañía “Fiorucci”, inició un nuevo emprendimiento relacionado a la cosmética y alimentos bajo la denominación “Love Therapy by Elio Fiorucci”, ante lo cual FDO dedujo acciones por infracción a su marca que fueron resueltas en sentencia de la Corte de Casación de Italia, de 29 de mayo de 2020.
En tal pronunciamiento la Corte se hace la siguiente pregunta: ¿Es conforme a los principios de corrección profesional la conducta de un empresario, que habiendo sido titular de una marca basada en su propio nombre, la cede a un tercero, y posteriormente en el comercio utiliza su propio apellido insertándole una secuencia lingüística previa? La respuesta dada por la Corte es que ello no se ajustaría a las pautas de lealtad imperantes en el mercado.
Para sostener dicha posición se esgrime, en primer lugar, que las marcas patronímicas son altamente distintivas (marca fuerte), por ello que su inclusión dentro de otra denominación, o inclusive, dentro de una razón social, no puede considerarse legítima. De esta manera, el registro marcario del apellido precluye toda opción que ese mismo término sea utilizado por un tercero -incluyendo el diseñador- para distinguir productos o servicios cubiertos por la inscripción.
Ahora bien, en segundo lugar, se matiza esa regla general, al indicar que esa persona natural si pudiera efectuar un uso descriptivo de su apellido, pero en ningún caso a título de marca.
En síntesis, la Corte de Casación italiana estableció como regla que la actuación de un tercero consistente en la inclusión de un apellido que se encuentra registrado como tal, no se ajusta a los parámetros de lealtad, a menos que tal utilización se justifique por una autentica necesidad descriptiva inherente a los productos o servicios ofrecidos.
Este último litigio profundiza aún más el conflicto que hemos presentado, puesto que introduce dos elementos muy interesantes a la discusión.
El primero, que para los demandados la estrategia de co-branding entre 25 RKB y Massimo Dutti impiden la presencia de un riesgo de confusión. Y, en segundo término, se esgrime como defensa que el derecho moral a la paternidad de las joyas por Aurélie Biderman la facultaría para identificar cada una de sus piezas con su nombre, lo que no implicaría una infracción marcaria.
Sobre el riesgo de confusión, el Tribunal de Justicia de Paris sostiene que tiene lugar debido a que el signo controvertido “Aurélie Biderman” se coloca directamente en las joyas, empaque y las etiquetas de los productos. Acerca de ello, se indica que tal utilización no se efectúa como una señal de paternidad de la creadora, sino como un signo distintivo, siendo una demostración de aquello que el tamaño de la tipografía de su nombre en los artículos es comparable con la de la marca “Massimo Dutti”. Es más, se resuelve que el confronte entre los signos en conflicto no debe contemplar de manera adicional a la marca “Massimo Dutti”, la cual se exhibe de manera separada en los artículos, percibiendo el público consumidor dos signos absolutamente independientes entre sí.
En cuanto a la defensa consistente en el derecho a la paternidad de las obras de la creadora, el Tribunal la rechaza. Ello, porque la demandada 25 RKB no tiene la calidad de autora, y además, puesto que el respeto a la paternidad debe conciliarle con los intereses del titular marcario, debiendo tenerse en cuenta para ello que ha sido justamente la autora quien previamente ha cedido su marca patronímica, de ahí que no podría utilizar este recurso para impedir el disfrute pacífico de la marca comercial al cesionario.
En consecuencia, el Tribunal acogió la demanda por infracción marcaria ordenando la prohibición de la comercialización de la colección de joyas que contenía el signo “Aurélie Biderman”, y estimó una indemnización de perjuicios por un monto de 75.000 euros.
Por último, nuestro análisis no quedaría completo respecto al derecho francés si no hiciéramos una referencia respecto al futuro pronunciamiento del TJUE como consecuencia de una cuestión prejudicial efectuada por la Corte de Casación de Francia. En el asunto C-168/24, dicha Corte le solicita al Tribunal de Justicia si es procedente que se declare la caducidad de una marca consistente en el apellido de un creador debido a que, tras haber sido cedida, dicha marca es explotada en condiciones de hacer creer de manera efectiva al público que el citado creador sigue participando en el diseño de los productos que llevan la marca, cuando ello ya no es así.
A pesar de que todavía no se ha dictado la sentencia al efecto, en las conclusiones del Abogado General Sr. Nicholas Emiliou, de 27 de marzo de 2025, considera que dicha caducidad por engaño de la marca puede tener lugar si se prueba que se produce, en los consumidores, la impresión falsa de que existe un vínculo entre los productos designados por la marca y el creador inicial. Para acreditar tal extremo fáctico, el Abogado General sugiere los siguientes criterios: (i) que exista una campaña publicitaria del titular de la marca en que se sugiere de forma engañosa que el creador participa de manera efectiva en la supervisión artística de los productos de que se trate; (ii) que se comunique que ciertos artículos en concreto fueron creados en colaboración con el diseñador, o (iii) el uso, en los productos designados por la marca, de adornos que pertenecen al universo creativo específico del creador.
Finalmente nos corresponde hacernos cargo de cómo se solucionaría el problema planteado en el derecho chileno. Sobre esto, si se presentará en Chile un supuesto fáctico similar a los casos Elizabeth Emanuel, Fiourucci y Aurélie Biderman, la respuesta jurisprudencial debería ser la misma dada por los tribunales foráneos.
En tal sentido, la norma que regula la excepción de homonimia en el derecho de marcas en Chile es el art. 19 bis E, inciso 2° de la Ley de Propiedad Industrial, que dice: “Los derechos conferidos a los titulares de las marcas registradas no impedirán de modo alguno el ejercicio del derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o seudónimo o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error o confusión al público consumidor”.
De esta manera, esta excepción de homonimia no es absoluta, sino por el contrario, está sujeta a límites estrictos, tales como que el uso del nombre propio por una persona no induzca a error o a confusión al público consumidor.
Por ello, ante un conflicto entre el derecho a la identidad del posible infractor y el derecho de propiedad del titular marcario, se debe preferir a este último, en la medida que el uso del nombre de este tercero invada el ámbito de las facultades propias del derecho de marcas.
Así, una primera observación que debemos efectuar es que, al momento de determinar la presencia de un riesgo de confusión entre un apellido y una marca patronímica, el sentenciador no debe seguir criterios más benévolos que los habituales, puesto que de lo contrario se estaría mermando un derecho de propiedad. Por consiguiente, si el creador de una marca patronímica, que luego ha cedido a un tercero, continúa utilizando su apellido para distinguir productos o servicios con la misma cobertura marcaria registral, en tal caso, estaríamos en una hipótesis de infracción de doble identidad del art. 19 bis D, inciso 3° de la Ley de Propiedad Industrial, presumiéndose de derecho el riesgo de confusión.
No obstante que nuestros tribunales no han resuelto casos similares a los expuestos, si es posible advertir elementos hermenéuticos sobre materias similares que son acordes a los lineamientos mencionados. Ilustrativo de lo dicho es el litigio Sociedad Comercial Galdames y Garay Limitada con Galdames (Rol N° 3564-2011, 2° Juzgado de Letras de Curicó)
En este caso, la demandante era una sociedad titular de las marcas “F G” y “Funerales Galdames” para distinguir servicios funerarios de la clase 45 y publicaciones de la clase 16. Por su parte, el demandado don Fernando Galdames Espina promocionaba en distintos medios de comunicación su establecimiento “Funerarias Galdames”. De esta manera, en este caso el demandado invocó de manera infructuosa como excepción de la infracción la homonimia, al indicar que su nombre era un atributo de la personalidad y como tal no podía ser despojado o ser obligado a renunciar a él.
El tribunal de primera instancia desestimó dicha argumentación al declarar:
“Décimo Cuarto: Que, finalmente, cabe destacar que al demandado no se le está privando de un atributo de la personalidad, como lo es, la utilización su nombre propio en la vida jurídica, pues lo que ha dilucidado a través de la presente acción es la utilización ilegítima de una marca y similitud con una ya inscrita, lo que ha conllevado a establecer una competencia desleal desarrollada por el demandado hacia la demandante”.
Esta posición fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema, en sentencia de 18 de abril de 2015, Rol N° 1121-15, al ratificar la presencia de un riesgo de confusión entre los consumidores, y en tal sentido: “(…) estimaron la concurrencia de mala fe por parte del demandado en el uso de la marca señalada, pues con ella realiza publicidad comparativa que eventualmente puede inducir a error a los consumidores, derivando en competencia desleal”.
Entonces, podríamos concluir que aun cuando el tercero pretende invocar a su favor la excepción de homonimia, tal excepción tiene como límite el derecho del titular marcario, de ahí que se le prohibirá utilizar ese nombre en el curso de operaciones comerciales si con ello da lugar a un riesgo de confusión o de engaño en los consumidores. Finalmente, en la hipótesis en que el titular de una marca patronímica, la que es idéntica al apellido de un diseñador que previamente la ha cedido, la explota de forma engañosa, al pretender inducir a error a los consumidores respecto a un actual vínculo con tal creador, cuando ello no es cierto, podría dar lugar a un supuesto de publicidad engañosa castigable por el art. 4, letra b) de la Ley de competencia desleal.
Crédito imagen: Aros, B. A. (España)