Por Manuel Bernet 
La Ley N° 21.355, de 5 de julio de 2021, incorporó diversas modificaciones a la regulación del secreto comercial en Chile contempladas en la Ley de Propiedad Industrial (LPI). Una de ellas que ha pasado desapercibida es aquella que modificó la denominación legal del sujeto tutelado, esto es, de “titular” al de “poseedor legítimo” del secreto comercial.
Así, en atención a esta alteración del nomen iuris, en estas líneas queremos responder cuáles son los alcances de este cambio, y en particular, resolver si el licenciatario de un secreto comercial puede ser considerado su poseedor legítimo. Ello reviste importancia, puesto que es el poseedor legítimo quien es el que está legitimado para iniciar acciones civiles como penales para perseguir violaciones al secreto comercial, tal como lo dispone, respectivamente, los artículos 87 de la LPI y los artículos 284 y siguientes del Código Penal.
La Ley N° 21.355, de 5 de julio de 2021, reformó de manera sustantiva la reglamentación del secreto comercial contenida en la LPI. Así, no sólo se modificó su nomenclatura legal, a saber, de “secreto empresarial” a “secreto comercial”, sino que además se expandió la naturaleza de la información no divulgada que podía ser incluida dentro de este concepto, puesto que ya no se circunscribe a lo estrictamente industrial, sino que abarca también el ámbito comercial de la empresa (art. 86 de la LPI). Asimismo, se establecieron como requisitos de protección de dicha información su carácter de secreta, su valor comercial por ser secreta y que haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta (sobre esta modificación, por todos: Bernet y Sierra, 2024, pp. 66-69).
Ahora bien, una de enmiendas de la Ley N° 21.355 al secreto comercial que no ha sido observada con detenimiento es el reemplazo del nomen iuris del sujeto protegido, al sustituirse la voz “titular” por la de “poseedor legítimo”. Lamentablemente la historia de la Ley nada dice al respecto.
Ahora bien, la pregunta que cabe hacerse es: ¿Tiene importancia jurídica determinar quién es el poseedor legítimo del secreto comercial? Sí, y ello por varias razones.
La primera, debido a que identifica al sujeto protegido por la norma. La segunda, puesto que el poseedor legítimo es quien goza de legitimación activa para optar a una tutela civil como penal. La tercera, al fijar quien es el sujeto habilitado para transferir o licenciar el secreto comercial a un tercero. Y la cuarta, al establecer que es el poseedor legítimo quien tiene la carga de adoptar las medidas razonables para mantener el carácter de secreto de la información en cuestión (Harte-Bavendamm, 2024, p. 290).
A pesar de desconocer los motivos exactos que tuvo el legislador chileno para adoptar esta denominación, estimamos que muy probablemente su origen se encuentra en la versión en castellano de la Directiva (UE) 2016/943, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (“Directiva”), la que pudo ser empleada como fuente material de Ley N° 21.355.
En la exposición de motivos de la Directiva se alude al poseedor legítimo, y posteriormente en su art. 2.2 entrega la siguiente definición: “poseedor de un secreto comercial”: cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control de un secreto comercial.”. Sobre la elección del término “poseedor” en la Directiva se afirma que con ello se enfatiza la tesis que el secreto comercial como tal no sería un pleno o autentico derecho de propiedad intelectual, a diferencia de las marcas o patentes de invención (Bustillo, 2020, p. 272).
De acuerdo con el derecho chileno el licenciatario exclusivo de un secreto comercial puede ser considerado su poseedor legítimo, y en tal calidad puede ejercer las acciones civiles o penales para su protección.
Es interesante dar cuenta que algunas de las legislaciones de los países europeos no incorporaron la voz “poseedor”. Así, en el caso de la española se mantuvo el concepto de “titular” (art. 1.2 Ley 1/2019), o bien, la francesa la de “detentador” (art. 151-2 Code de commerce). Sin perjuicio de las discusiones dogmáticas sobre uno u otro término (por todos, Muruaga, 2025, pp. 20-21), la cuestión central para determinar quién es o no poseedor está dada por establecer quién tiene el control del secreto comercial, tal como lo menciona el artículo 86 de la LPI al aludir a la “persona que lo posea bajo su control”.
Para definir este importante extremo Muruaga acude a la Ley austriaca de secretos empresariales, la que prescribe que el controlador de un secreto comercial será aquella persona que tiene el poder de disposición sobre éste, potestad que se manifiesta en el ejercicio de las facultades de utilizar, restringir o excluir el acceso al secreto en particular (Muruaga, 2025, pp. 43-44).
Dicho lo anterior, no existe dudas en la doctrina que posee el control aquel titular original que lo ha creado o desarrollado, tanto personalmente, como a través de sus empleados, o incluso, por terceros contratados al efecto (Harte-Bavendamm, 2024, pp. 291-192; Muruaga, 2025, p. 47). Ahora bien, esa titularidad originaria sólo alcanza a la persona jurídica que controla efectivamente el secreto, y no, por ejemplo, a la matriz de la sociedad detentadora de tal información (Girona, 2022, p. 169).
El aspecto más debatido se presenta en la titularidad derivada del secreto comercial, que es aquella que se adquiere a través de actos entre vivos, ya sea mediante su transferencia, o bien, a través de una licencia a favor de terceros. Este asunto se complejiza aún más puesto que los secretos comerciales como objeto del tráfico jurídico no están sujetos a registro público, a diferencia de los demás derechos de propiedad industrial.
Respecto del cesionario del secreto comercial, no hay dudas que es su poseedor legítimo, puesto que lo controla al disponer de él, ya sea utilizándolo o negando su acceso, empero, como veremos a continuación, no es posible afirmar del licenciatario una conclusión tan tajante como lo anterior.
No existe consenso en la doctrina acerca si el licenciatario puede tener o no la aptitud legal de controlar un secreto comercial.
Así, entre los autores alemanes, Ohly señala que tendría tal calidad el licenciatario sin dar mayores explicaciones (Ohly, 2019, p. 446). Por su parte, Harte-Bavendamm rebate tal calificación, inclusive respecto del licenciatario exclusivo. Ello puesto que razona que el titular de una licencia no está explotando un derecho propio, sino de otra persona. En otras palabras, su posición jurídica sobre el secreto comercial depende exclusivamente de lo que el licenciante le haya conferido, de ahí que debe ser calificado como un portador del secreto y no como su poseedor, por tanto, sólo gozaría de legitimación activa si así lo consiente el licenciante (Harte-Bavendamm, 2024, p. 297).
En el ámbito español tampoco existe claridad al respecto. Así, algunos afirman que el licenciatario exclusivo que dispone de la facultad de conceder sublicencias es el controlador del secreto, no así su titular (Gómez Segade, 2020, p.155; Rebasa, 2018, p. 5). Otros consideran al licenciatario sin más como titular del secreto (Guillén, 2020, p. 56). Por su parte, Massaguer les niega ese carácter, al decir que la sola concesión de una licencia “(…) no determina la adquisición de la clase de control que sirve de asiento a la titularidad, sino solo una autorización limitada de utilización” (Massaguer, 2019, pp. 64-65). En esta misma línea Muruaga afirma que ni siquiera en la licencia exclusiva el licenciatario ostenta la calidad de titular ni controlador del secreto comercial, cualidad que siempre mantendrá el licenciante, el cual incluso lo puede ceder (Muruaga, 2025, p. 48).
A mi parecer quien ha efectuado un análisis más refinado de esta cuestión es García Pérez (2022, pp. 99-102). Este autor explica que la elección del término “poseedor” utilizado en la Directiva no es trivial –al igual que en la LPI–, puesto que obedece a la voluntad de extender el círculo de los legitimados activos más allá del mero titular o propietario, siendo el uso de la voz “posesión” más cercano al concepto utilizado en el common law y no en el derecho continental (Contreras, 2022, 332). De esta manera, efectuando un análisis sistemático de la Directiva indica que será poseedor aquel que tiene una posición preminente en relación con el secreto, y no en plano de subordinación frente al titular. A partir de este razonamiento afirma que si en virtud del contrato de licencia el licenciatario goza de mayores facultades que el licenciante con relación al secreto-como puedes ser una utilización en exclusiva, duración indefinida de la licencia o la prohibición al licenciante de usarlo- entonces en ese caso “el control se desplaza temporalmente (durante la vigencia del contrato) al licenciatario” (García Pérez, 2022, p. 101).
En resumen, para García Pérez respecto del contrato de licencia se deberá efectuar un análisis caso a caso para determinar en la especie sobre qué parte recae el control del secreto, pudiendo inclusive ostentarlo tanto el licenciante como el licenciatario.
Volviendo al derecho chileno, ya hemos indicado que la Ley N° 21.355 reemplazó la expresión “titular” por la de “poseedor legítimo”, por lo que algunos aportes dogmáticos efectuados en Europa no serían del todo asimilables a la LPI, ya que como se ha indicado en algunas leyes se ha preferido la voz “titular” o “tenedor”. A mi juicio, siguiendo en este punto a García Pérez, la selección del nomen iuris “poseedor legítimo” tuvo por propósito extender el perímetro de la norma más allá del titular, enfatizando que lo relevante es fijar quién es el que efectivamente tiene el control sobre el secreto comercial, y, en consecuencia, puede utilizarlo o denegar su acceso.
De ahí consideramos relevante lo señalado por Gómez Segade, en cuanto que “(…) hay personas como los licenciatarios exclusivos que ejercen legítimamente el control sobre el secreto, pero no son titulares del mismo” (Gómez Segade, 2020, p.155).
Por tanto, en el derecho chileno la tutela jurídica del secreto se desplazó desde el “titular” al “poseedor legítimo”, y en base a tal alteración no habría obstáculo para considerar al licenciatario exclusivo como “poseedor legítimo” del secreto comercial, en la medida que estemos ante una licencia exclusiva reforzada, en la cual el contrato de licencia de facto cumpla la misma función económica (Costas, 2021, p. 84), y añado propósito práctico que la cesión de éste.
Por consiguiente, podemos trazar como regla general que el licenciatario no será el poseedor legítimo del secreto comercial, salvo que se haya celebrado un contrato de licencia exclusiva en cuya virtud el licenciante se ha despojado de todas las facultades de explotación sobre el secreto, inclusive la de utilizar por sí dicha información, a favor del licenciatario, el cual en tal evento se considerara como poseedor legítimo. Ahora bien, para disipar toda duda respecto de la legitimación activa del licenciatario las partes harían bien de regular esto de manera detallada en el contrato pertinente, pudiendo sugerir la siguiente cláusula de estilo, cuyos aspectos centrales se han extraído de Contreras (2022, pp. 336-337):
El Licenciante tendrá el derecho preferente, pero no el deber, de iniciar toda acción judicial destinada a impedir la violación que un tercero efectúe respecto del secreto comercial licenciado, y el licenciatario en tal evento deberá cooperar en todo lo que le requiera el Licenciante al efecto.
En el evento que el Licenciante no adopte ninguna acción judicial en contra del infractor en el plazo de 30 días contados desde que este hecho le fue notificado por el Licenciatario, entonces en tal circunstancia tendrá el derecho para iniciar cualquier acción judicial al efecto en contra de este tercero infractor, a su sola costa y en su propio nombre.
- Bernet, M., y Sierra, A. (2024). La experiencia y conocimiento de los trabajadores como límite al secreto comercial. Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual, (21), 63–103.
- Bustillo, M. del M. (2020). Protección del secreto empresarial en la Directiva (UE) 2016/943 y en la Ley 1/2019. Marcial Pons.
- Costas, J. (2021). La transmisibilidad del secreto empresarial. Actas de Derecho Industrial, (41), 79–108.
- Contreras, J. L. (2022). Intellectual property licensing and transactions: Theory and practice. Cambridge University Press.
- García, R. (2022). La adopción de medidas razonables para mantener secreta la información como requisito para la existencia de un secreto empresarial. Actas de Derecho Industrial, (42), 81–106.
- Girona, R. (2022). Las acciones civiles en defensa del secreto empresarial. Atelier.
- Gómez, J. A. (2020). La nueva Ley de Secretos Empresariales. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, (40), 141–164.
- Guillén, P. (2020). Artículo 1. Objeto. En Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales (pp. 33–61). Wolters Kluwer.
- Harte-Bavendamm, H. (2024). 2 Begriffsbestimmungen. En GeschGehG (pp. 226–312). C.H. Beck.
- Massaguer, J. (2019). De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (a propósito de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales). Actualidad Jurídica Uría Menéndez, (51), 46–70.
- Muruaga, P. (2025). Contratos sobre secretos empresariales. Atelier.
- Ohly, A. (2019). Das neue Geschäftsgeheimnisgesetz im Überblick. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, (5), 441–450.
- Rabasa, I. (2018). El anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales y la Directiva 2016/943 relativa a los conocimientos técnicos e información empresarial no divulgados. La Ley Mercantil, (47), 1–21.
Crédito imagen: Still Life, William Michael Harnett (1848–1892).