Por Manuel Bernet 
De acuerdo con el derecho chileno, el titular de una marca notoriamente conocida puede demandar el cese de su utilización cuando el tercero se aproveche indebidamente de la reputación ajena
La Ley de Propiedad Industrial chilena (LPI) contempla una regulación defectuosa respecto de la marca notoriamente conocida. En particular, no dispone de una facultad del titular de este tipo de signo para impedir su uso por un tercero en supuestos distintos al riesgo de confusión, como puede ser la dilución o el aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Ante esta laguna normativa se propone integrarla por intermedio de la Ley de competencia desleal (LCD). Para lo anterior, en primer lugar, revisaremos los esfuerzos similares –que sugeriremos seguir– que se efectuaron en el derecho comparado histórico. En una segunda etapa daremos cuenta del estado de la cuestión en el derecho chileno, y finalmente, se propondrá una solución ante este dilema.
La Ley de marcas alemana de 1936 (WGZ) no contemplaba una protección específica a favor de la marca notoria o reconocida (bekannte Marken), en particular en supuestos distintos al riesgo de confusión. Ello se debía a que sólo se castigaban las infracciones de terceros cuando tal signo era utilizado a título de marca y dentro del respeto al principio de especialidad (Cernadas, 2019, p. 20; García Pérez, 2021, p. 162).
Ahora bien, la doctrina y la jurisprudencia desarrollaron mecanismos alternativos para poder tutelar esta clase de signo ante el riesgo de dilución y las conductas parasitarias (Fernández Nóvoa, 2014, pp. 16-19). Así, en el caso del riesgo de dilución, se acudió a los remedios de la responsabilidad civil extracontractual (§ 823.1 BGB), mientras que respecto del parasitismo se recurrió a la cláusula general de la Ley de competencia desleal de 1909 (§ 1 UWG), cuyo tenor es similar al artículo 3° de la LCD.
Este último supuesto es el que nos interesa examinar particularmente a través de dos sentencias pronunciadas por el Tribunal Federal Alemán.
La primera de ellas es la recaída en el asunto Rolls-Royce (BGH, 09.12.1982) en la cual se sancionó el uso no consentido tanto de la marca Rolls-Royce, como de los conocidos elementos ornamentales que adornan tal vehículo (la figura “Flying Lady”, la parrilla del radiador y el emblema “RR”), los cuales fueron utilizados por una agencia de publicidad en un anuncio de una bebida alcohólica. Lo relevante de esta decisión es que si bien se rechazaron las acciones marcarias, debido a que los elementos mencionados no eran empleados a título distintivo en la publicidad -sino sólo decorativo- acto seguido, sí se acogió la acción cimentada en la Ley de competencia desleal, puesto que la demandada se aprovechó indebidamente de la reputación de estos signos distintivos dotados de una reconocida calidad o exclusividad a fin de facilitar la promoción del bourbon de su cliente (Fezer, 1988, p. 197; Zollner, 1996, p. 93).
Asimismo, se sostuvo por este Tribunal que la agencia de publicidad al emplear la imagen reputada de los coches de la actora interfería en su papel como oferente potencial de sus activos publicitarios –como son sus signos distintivos- que podía potencialmente licenciar a terceros.
En una similar línea argumentativa, en el caso Dimple (BGH, 29.11.1984) el Tribunal Federal Alemán conoció una acción deducida por un fabricante de whisky –que se vendía bajo la marca “Dimple”- en contra de un empresario que había registrado el mismo signo distintivo para productos cosméticos para varones, y que pretendía usarlo en el comercio. De esta manera, este Tribunal sostuvo que la actuación de la demandada era contraria a las buenas costumbres, a pesar de que las empresas involucradas participaban en mercados distintos, puesto que se aprovechaba del renombre de la actora para anunciar sus propios productos en el mercado, siendo el círculo de posibles interesados común (los hombres que consumen whisky de gran calidad son a su vez compradores de cosméticos de alta gama).
Los fundamentos que se esgrimieron por la dogmática alemana para sancionar el parasitismo en sede de competencia desleal son de variada índole. En primer término, se indicaba que ciertos tipos de marcas, como las notorias, desarrollan una función comunicativa y de información entre las empresas y sus consumidores, que el derecho debía cautelar (Lehmann, 1986, pp.761-763). En segundo lugar, se sostenía que el valor publicitario asociado a una marca era el resultado de inversiones que le pertenecían a su titular, y que podía ser explotado directamente por éste o a través de licencias (Fezer, 1988, p. 212; Monteagudo, 1995, p. 158). En definitiva, se sostenía que el poder de atracción que ciertas marcas poseen en el mercado puede ser transferido para facilitar la comercialización de diferentes productos o servicios (García Pérez, 2021, p. 164).
En cuanto a los requisitos dispuestos por la jurisprudencia germana en esta hipótesis de deslealtad se indicaban los siguientes: (i) la buena fama o reputación de la marca, la cual es fijada por el círculo de interesados y no por la mayoría de la población; (ii) la relación de competencia entre las partes, exigencia que se analizaba en términos tenues, (iii) que la buena fama de la marca notoria fuese transferible a otros productos o servicios, circunstancia que se acreditaba si existía un solapamiento entre los consumidores de los artículos en cuestión, y (iv) que la utilización de la marca ajena por el demandado sea un acto contrario a las buenas costumbres, lo que ocurría si se explotaba la reputación de la marca notoria ajena para promocionar sus propios productos (Weberndörfer, 1997, pp. 105-111).
Como cierre a esta apretada síntesis, se debe mencionar que en la actualidad -fruto de la armonización comunitaria- la protección de la marca notoria se dispensa esencialmente por el derecho alemán de marcas (§ 14 de la MarkenG), perdiendo importancia por ello la Ley de competencia desleal.
Un similar tránsito recorrió el Derecho español. Ello debido a que la Ley de marcas española de 1988 presentaba deficiencias en la regulación de la marca renombrada, ya que sólo se trataba en sede de prohibiciones de registro, pero guardaba silencio para extender el ius prohibendi a supuestos en que el tercero utilizaba este tipo de signo en relación con productos o servicios no similares a los cubiertos por el registro (Fernández Nóvoa, 2001, p. 319). Para colmar dicha laguna Fernández Nóvoa propugnaba la aplicación directa del artículo 16.3 del ADPIC (Fernández Nóvoa, 2001, p. 319), o bien, según otros (Massaguer, 1999, p. 379), al no tener cabida en el derecho de marcas la tutela respecto de este tipo de signos, entonces se debía acudir al artículo 12 de la Ley de competencia desleal española, la que tipifica el ilícito desleal de explotación de la reputación ajena. Ahora bien, el fundamento de este castigo descansa en orientaciones distintas a las creadas en el derecho alemán, al indicarse que: “La ilicitud de estas prácticas no es sino trasunto del principio de competencia por eficiencia, según el cual la actuación de los oferentes en el mercado debe basarse en su propio esfuerzo” (Monteagudo, 1995, p. 255).
Finalmente, de manera similar al derecho alemán, en la actualidad en el derecho español la marca renombrada recibe un tratamiento preferente por la Ley de marcas 17/2001, quedando por ello la Ley de competencia desleal relegada a un segundo plano, esto es, sólo respecto a la tutela de la marca notoria no inscrita (García Pérez, 2008, p. 321; García Pérez, 2021, p. 181).
La LPI presenta semejanzas a la situación normativa examinada en el derecho de marcas histórico de Alemania y de España. Es así como la LPI no contempla una protección reforzada a favor de los titulares de las marcas notoriamente conocidas en sede de infracciones, puesto que el ius prohibendi sólo se limita a supuestos de riesgo de confusión (art. 19 bis D de la LPI). Ello no significa que la LPI no reconozca este tipo de signos, empero, su tratamiento sólo se encuentra en sede de prohibiciones de registro que dan lugar a las acciones de oposición o nulidad de la inscripción (art. 20, letra g. de la LPI, sobre esta norma: Bernet, 2020, pp.249-266).
Sólo como excursus, se debe indicar que en el derecho chileno resulta apropiado utilizar la denominación genérica de marca notoriamente conocida, a diferencia de otras, como notoria o renombrada, y en su caracterización se debe atender al criterio cuantitativo, esto es, que la marca en cuestión sea ampliamente conocida en el sector pertinente que consume los productos o servicios específicos. Ahora bien, ello no significa que su prestigio o goodwill (criterio cualitativo) no sea relevante para su tutela, puesto que ello será un elemento determinante para apreciar la probable lesión a los intereses del titular marcario (Bernet, 2020, p. 255).
Acto seguido, ante la ausencia de una protección específica de la marca notoriamente conocida en la LPI, es posible apreciar -con algunos ripios- que tal laguna se ha integrado a través de la LCD, conforme los siguientes pronunciamientos de los tribunales, aunque también se ha acudido a la LPI en ciertas ocasiones.
El primero de ellos es la sentencia recaída en el asunto Columbia (26.01.2012, 19° Juzgado Civil de Santiago, Rol N° 5640-2010), en la cual esta reconocida marca de vestir deportivo demandó en sede de competencia desleal (art. 4, letras a. y g. de la LCD) el cese del uso de este signo distintivo por un tercero para distinguir ropa de hogar, principalmente toallas y cubrecamas. El Tribunal reconoció que entre las partes no existía una relación de competencia, empero, de todas formas, estimó la acción al señalar que: “(…) el hecho de encontrarse un artículo avalado por una marca induce a que el cliente o destinatario final del producto incurra en un error toda vez que asocia una marca determinada a un signo, y éstos a su vez a un prestigio (…)”.
La segunda decisión pertinente es la dictada en el litigio Dominó (04.12.2013, 16° Juzgado Civil de Santiago, Rol 19.674-2012), conforme a la cual esta conocida cadena de fuentes de soda demandó -bajo la LPI- la infracción sus derechos marcarios respecto de la expresión “Dominó”. El infractor en este caso era un propietario de un local de comida rápida que promocionaba sus alimentos bajo la siguiente leyenda: “Completos estilo Domino”. El tribunal aseveró como motivo para acoger la acción lo siguiente: “(…) si bien en el cartel se expresa la palabra ‘estilo’, por la cual se manifiesta que no es la misma marca, lo cierto es que resulta claro que el establecer en su cartel que comercializa ‘completos estilo Dominó’, lo que se busca por el demandado es mejorar sus opciones de venta atribuyéndose a sus productos una calidad similar a los productos que vende el actor como propaganda para que en virtud de ello, el público los adquiera mediante precisamente, la utilización de la etiqueta y marca registrada por el demandante”.
Por último, es de interés lo dicho por la Corte Suprema en el caso L’oreal (21.11.2016, Rol N° 15.897-2015). En este juicio esta renombrada casa de perfumes reclamó en sede competencia desleal (art. 4 letras a. y b. de la LCD) la imitación de la presentación comercial de sus productos Hypnose de Lancome, Tresor y Amor Amor de Cacharel. En lo que nos interesa, se resuelve por la Corte Suprema que: “(…) la demandada se ha aprovechado de la reputación ajena para incrementar sus ventas en perjuicio de la actora y ha hecho uso de signos distintivos de envases y colores y aún de nombres de tres perfumes que imitan (…)”.
Acerca de las decisiones revisadas se debe mencionar que los Tribunales realizan un meritorio esfuerzo para tutelar la marca notoriamente conocida ocupando para ello la figura del riesgo de confusión. Sin embargo, conforme a los hechos de cada uno de los casos se aprecia que más que estar ante un ilícito confusorio nos encontramos ante un supuesto de aprovechamiento indebido de la reputación ajena, siendo revelador al respecto la sentencia Dominó en que se sanciona la denominada publicidad adhesiva, hipótesis típica de este ilícito especial no sancionable por el art. 19 bis D de la LPI (Vid. López, 2024, pp. 540 y 553, que indica que sería castigable la publicidad adhesiva por el art. 19 bis D de la LPI, aunque también afirma que podría reconducirse su sanción vía art. 3 de la LCD)
Por consiguiente, en nuestra opinión para castigar la utilización por un tercero de una marca notoriamente conocida, en ausencia de un riesgo de confusión, se debe atender a una aplicación supletoria de la LCD, lo que veremos en el siguiente epígrafe. Por el contrario, estimamos que el recurso a la aplicación directa del artículo 16.3 del ADPIC para sancionar estas conductas no sería una solución satisfactoria, ello no sólo por el dilema acerca si son o no auto ejecutivas sus normas-, sino que, además, puesto que esa regla prescriptiva sólo se aplicaría a supuestos dilución o de asociación, pero no en casos de parasitismo (Bernet, 2020, p. 254)
Nuestra posición es que sí es posible sancionar el uso por un tercero de una marca notoriamente conocida por aprovechamiento indebido de la reputación ajena acudiendo para ello a la cláusula general del art. 3° de la LCD, en atención a que este supuesto típico no se recoge en el catálogo del art. 4° de la LCD. Recordemos al respecto la tesis reiterada de la Corte Suprema en orden a aplicar el 3° de la LCD como norma supletoria ante la ausencia de una tipificación especial (por todos, sentencia de 27.08.2024, Rol N° 152.159-2022).
Para lo anterior, el primer alcance que debemos formular es cuál sería el fundamento normativo para castigar este ilícito. En tal sentido, en la doctrina se han ensayado como motivos el respeto a la competencia por méritos como principio ordenador de la competencia (Monteaguado, 1995, p. 255) o el carácter pluriofensivo de esta conducta, en cuanto a que daña tanto al empresario afectado por la usurpación de la marca notoria -que se le expolia de su ventaja competitiva condensaba en su reputación-, como a los consumidores, en cuanto a verse expuestos a una información incorrecta que inciden en sus elecciones o preferencias (Massaguer, 1999, pp. 364-365; García Pérez, 2008, p. 315).
Reconociendo que tales motivos pueden resultar ajustados para cimentar la prohibición comentada, podemos aportar que también sería contrario a la cláusula general de competencia desleal toda conducta que afecte el contenido mínimo de las exigencias propias del proceso competitivo, siendo una de ellas la transparencia que debe imperar en el mercado para diferenciar las ofertas presentes (Bernet, 2024, p. 459). De esta manera, la reputación de un empresario que se condensa en su marca comercial notoria comporta un caudal informativo que ordena y facilita el normal desarrollo del mercado, debiendo por ello ser tutelada en interés de todos los participantes del tráfico (Fernández Nóvoa, 2014, p. 54). Así, siguiendo a Cruz, la reputación puede ser protegida al margen de una infracción de un derecho de exclusiva -como una marca, sino por el valor que tiene para el adecuado funcionamiento del mercado (Cruz, 2024, pp. 332-333).
Ahora bien, se debe advertir que la concesión de una tutela exorbitada a la marca notoriamente conocida puede ser perjudicial para el sistema jurídico, puesto que puede favorecer de manera desequilibrada a sus titulares en desmedro de consumidores u otros participes, lo que se reflejaría en un incremento de precios o restricciones a otros valores, como la libertad de expresión (Bernet, 2014, p. 59). De este modo, este ilícito debe ser construido a partir de la cláusula general teniendo a la vista todos los intereses concurrentes, a saber, del empresario pionero, del imitador y del público general (Köhler et al, 2025, p. 677).
A partir de esta directriz hermenéutica postulamos que los requisitos que deben configurarse para sancionar el ilícito de aprovechamiento indebido de la reputación ajena con ocasión de la utilización de una marca notoriamente conocida son cinco, los cuales deben ser evaluados de manera conjunta, puesto que se encuentran estrechamente entrelazados.
El primero, como es natural, es que el signo notorio se encuentre fuertemente implantado en el mercado, ya que ello facilitará la capacidad de atracción al público, en otras palabras, a mayor reputación será más probable la ocurrencia de este ilícito (Monteagudo, 1995, p. 257); el segundo, el grado de identidad o similitud de las marcas enfrentadas, lo que permite que la marca posterior evoque a la anterior en la mente de los consumidores, lo que no implica la existencia de un riesgo de confusión (Suñol, 2022, p. 153); el tercero, el grado de proximidad competitiva de las partes involucradas, de modo que entre más estrecha sea esa relación es más evidente el riesgo de la expoliación de la reputación ajena (Massaguer, 1999, p. 370); el cuarto, que no concurra alguna causal que justifique la utilización por el tercero de la marca en cuestión, como puede ser un uso expresivo (Bernet, 2023, pp. 279-294), destacándose que probablemente el empleo a título decorativo de una marca ajena sería considerado como desleal (Suñol, 2022, p. 155) como también su uso como publicidad adhesiva (práctica muy común en la industria de la perfumería por equivalencia, vid. Gómez, 2017 pp. 152-153), y quinto, se podrá atender si el mercado en que tiene lugar la supuesta infracción existe una práctica constante de un pago de un canon por la licencia de una marca de otro, lo cual a su vez, es un reflejo de un ahorro de costes por parte del imitador (Köhler et al, 2025, p. 677).
En el evento que se cumplan los requisitos mencionados -construidos bajo un delicado equilibrio competitivo- será posible tutelar en el Derecho chileno la marca notoriamente conocida que sea utilizada por un tercero en una hipótesis distinta al riesgo de confusión, como lo es su aprovechamiento indebido de la reputación ajena, recurriendo para tales efectos a la cláusula general del art. 3 de la LCD.
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Crédito imagen: Pelty, St. Louis, American League, White Border series for the American Tobacco Company.