{"id":1070,"date":"2025-08-14T11:30:00","date_gmt":"2025-08-14T11:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/eloficio.cl\/?p=1070"},"modified":"2026-04-05T23:49:47","modified_gmt":"2026-04-05T23:49:47","slug":"el-titular-de-una-marca-notoriamente-conocida-puede-demandar-a-un-tercero-el-cese-de-su-utilizacion-por-el-aprovechamiento-de-la-reputacion-ajena","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eloficio.cl\/index.php\/2025\/08\/14\/el-titular-de-una-marca-notoriamente-conocida-puede-demandar-a-un-tercero-el-cese-de-su-utilizacion-por-el-aprovechamiento-de-la-reputacion-ajena\/","title":{"rendered":"\u00bfEl titular de una marca notoriamente conocida puede demandar a un tercero el cese de su utilizaci\u00f3n por el aprovechamiento de la reputaci\u00f3n ajena?"},"content":{"rendered":"\n
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De acuerdo con el derecho chileno, el titular de una marca notoriamente conocida puede demandar el cese de su utilizaci\u00f3n cuando el tercero se aproveche indebidamente de la reputaci\u00f3n ajena<\/mark><\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Planteamiento del problema <\/h4>
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La Ley de Propiedad Industrial chilena<\/a> (LPI) contempla una regulaci\u00f3n defectuosa respecto de la marca notoriamente conocida. En particular, no dispone de una facultad del titular de este tipo de signo para impedir su uso por un tercero en supuestos distintos al riesgo de confusi\u00f3n, como puede ser la diluci\u00f3n o el aprovechamiento indebido de la reputaci\u00f3n ajena. Ante esta laguna normativa se propone integrarla por intermedio de la Ley de competencia desleal<\/a> (LCD). Para lo anterior, en primer lugar, revisaremos los esfuerzos similares \u2013que sugeriremos seguir\u2013 que se efectuaron en el derecho comparado hist\u00f3rico. En una segunda etapa daremos cuenta del estado de la cuesti\u00f3n en el derecho chileno, y finalmente, se propondr\u00e1 una soluci\u00f3n ante este dilema.<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>La protecci\u00f3n de la marca reconocida en el derecho hist\u00f3rico alem\u00e1n y espa\u00f1ol <\/h4>
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La Ley de marcas alemana de 1936 (WGZ)<\/em> no contemplaba una protecci\u00f3n espec\u00edfica a favor de la marca notoria o reconocida (bekannte Marken<\/em>), en particular en supuestos distintos al riesgo de confusi\u00f3n. Ello se deb\u00eda a que s\u00f3lo se castigaban las infracciones de terceros cuando tal signo era utilizado a t\u00edtulo de marca y dentro del respeto al principio de especialidad (Cernadas, 2019, p. 20; Garc\u00eda P\u00e9rez, 2021, p. 162).<\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, la doctrina y la jurisprudencia desarrollaron mecanismos alternativos para poder tutelar esta clase de signo ante el riesgo de diluci\u00f3n y las conductas parasitarias (Fern\u00e1ndez N\u00f3voa, 2014, pp. 16-19). As\u00ed, en el caso del riesgo de diluci\u00f3n, se acudi\u00f3 a los remedios de la responsabilidad civil extracontractual (\u00a7 823.1 BGB<\/a>), mientras que respecto del parasitismo se recurri\u00f3 a la cl\u00e1usula general de la Ley de competencia desleal de 1909 (\u00a7 1 UWG<\/a>), cuyo tenor es similar al art\u00edculo 3\u00b0 de la LCD<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Este \u00faltimo supuesto es el que nos interesa examinar particularmente a trav\u00e9s de dos sentencias pronunciadas por el Tribunal Federal Alem\u00e1n. <\/p>\n\n\n\n

La primera de ellas es la reca\u00edda en el asunto Rolls-Royce<\/em> (BGH, 09.12.1982<\/a>) en la cual se sancion\u00f3 el uso no consentido tanto de la marca Rolls-Royce, como de los conocidos elementos ornamentales que adornan tal veh\u00edculo (la figura \u201cFlying Lady\u201d, la parrilla del radiador y el emblema \u201cRR\u201d), los cuales fueron utilizados por una agencia de publicidad en un anuncio de una bebida alcoh\u00f3lica. Lo relevante de esta decisi\u00f3n es que si bien se rechazaron las acciones marcarias, debido a que los elementos mencionados no eran empleados a t\u00edtulo distintivo en la publicidad -sino s\u00f3lo decorativo- acto seguido, s\u00ed se acogi\u00f3 la acci\u00f3n cimentada en la Ley de competencia desleal, puesto que la demandada se aprovech\u00f3 indebidamente de la reputaci\u00f3n de estos signos distintivos dotados de una reconocida calidad o exclusividad a fin de facilitar la promoci\u00f3n del bourbon de su cliente (Fezer, 1988, p. 197; Zollner, 1996, p. 93).   <\/p>\n\n\n\n

Asimismo, se sostuvo por este Tribunal que la agencia de publicidad al emplear la imagen reputada de los coches de la actora interfer\u00eda en su papel como oferente potencial de sus activos publicitarios \u2013como son sus signos distintivos- que pod\u00eda potencialmente licenciar a terceros.<\/p>\n\n\n\n

En una similar l\u00ednea argumentativa, en el caso Dimple <\/em>(BGH, 29.11.1984<\/a>) el Tribunal Federal Alem\u00e1n conoci\u00f3 una acci\u00f3n deducida por un fabricante de whisky \u2013que se vend\u00eda bajo la marca \u201cDimple\u201d- en contra de un empresario que hab\u00eda registrado el mismo signo distintivo para productos cosm\u00e9ticos para varones, y que pretend\u00eda usarlo en el comercio. De esta manera, este Tribunal sostuvo que la actuaci\u00f3n de la demandada era contraria a las buenas costumbres, a pesar de que las empresas involucradas participaban en mercados distintos, puesto que se aprovechaba del renombre de la actora para anunciar sus propios productos en el mercado, siendo el c\u00edrculo de posibles interesados com\u00fan (los hombres que consumen whisky de gran calidad son a su vez compradores de cosm\u00e9ticos de alta gama).  <\/p>\n\n\n\n

Los fundamentos que se esgrimieron por la dogm\u00e1tica alemana para sancionar el parasitismo en sede de competencia desleal son de variada \u00edndole. En primer t\u00e9rmino, se indicaba que ciertos tipos de marcas, como las notorias, desarrollan una funci\u00f3n comunicativa y de informaci\u00f3n entre las empresas y sus consumidores, que el derecho deb\u00eda cautelar (Lehmann, 1986, pp.761-763). En segundo lugar, se sosten\u00eda que el valor publicitario asociado a una marca era el resultado de inversiones que le pertenec\u00edan a su titular, y que pod\u00eda ser explotado directamente por \u00e9ste o a trav\u00e9s de licencias (Fezer, 1988, p. 212; Monteagudo, 1995, p. 158). En definitiva, se sosten\u00eda que el poder de atracci\u00f3n que ciertas marcas poseen en el mercado puede ser transferido para facilitar la comercializaci\u00f3n de diferentes productos o servicios (Garc\u00eda P\u00e9rez, 2021, p. 164).<\/p>\n\n\n\n

En cuanto a los requisitos dispuestos por la jurisprudencia germana en esta hip\u00f3tesis de deslealtad se indicaban los siguientes: (i) la buena fama o reputaci\u00f3n de la marca, la cual es fijada por el c\u00edrculo de interesados y no por la mayor\u00eda de la poblaci\u00f3n; (ii) la relaci\u00f3n de competencia entre las partes, exigencia que se analizaba en t\u00e9rminos tenues,  (iii) que la buena fama de la marca notoria fuese transferible a otros productos o servicios, circunstancia que se acreditaba si exist\u00eda un solapamiento entre los consumidores de los art\u00edculos en cuesti\u00f3n, y (iv) que la utilizaci\u00f3n de la marca ajena por el demandado sea un acto contrario a las buenas costumbres, lo que ocurr\u00eda si se explotaba la reputaci\u00f3n de la marca notoria ajena para promocionar sus propios productos (Webernd\u00f6rfer, 1997, pp. 105-111).<\/p>\n\n\n\n

Como cierre a esta apretada s\u00edntesis, se debe mencionar que en la actualidad -fruto de la armonizaci\u00f3n comunitaria- la protecci\u00f3n de la marca notoria se dispensa esencialmente por el derecho alem\u00e1n de marcas (\u00a7 14 de la MarkenG<\/em><\/a>),<\/em> perdiendo importancia por ello la Ley de competencia desleal.<\/p>\n\n\n\n

Un similar tr\u00e1nsito recorri\u00f3 el Derecho espa\u00f1ol. Ello debido a que la Ley de marcas espa\u00f1ola de 1988 presentaba deficiencias en la regulaci\u00f3n de la marca renombrada, ya que s\u00f3lo se trataba en sede de prohibiciones de registro, pero guardaba silencio para extender el ius prohibendi<\/em> a supuestos en que el tercero utilizaba este tipo de signo en relaci\u00f3n con productos o servicios no similares a los cubiertos por el registro (Fern\u00e1ndez N\u00f3voa, 2001, p. 319). Para colmar dicha laguna Fern\u00e1ndez N\u00f3voa propugnaba la aplicaci\u00f3n directa del art\u00edculo 16.3 del ADPIC<\/a> (Fern\u00e1ndez N\u00f3voa, 2001, p. 319), o bien, seg\u00fan otros (Massaguer, 1999, p. 379), al no tener cabida en el derecho de marcas la tutela respecto de este tipo de signos, entonces se deb\u00eda acudir al art\u00edculo 12 de la Ley de competencia desleal espa\u00f1ola<\/a>, la que tipifica el il\u00edcito desleal de explotaci\u00f3n de la reputaci\u00f3n ajena. Ahora bien, el fundamento de este castigo descansa en orientaciones distintas a las creadas en el derecho alem\u00e1n, al indicarse que: \u201cLa ilicitud de estas pr\u00e1cticas no es sino trasunto del principio de competencia por eficiencia, seg\u00fan el cual la actuaci\u00f3n de los oferentes en el mercado debe basarse en su propio esfuerzo\u201d (Monteagudo, 1995, p. 255). <\/p>\n\n\n\n

Finalmente, de manera similar al derecho alem\u00e1n, en la actualidad en el derecho espa\u00f1ol la marca renombrada recibe un tratamiento preferente por la Ley de marcas 17\/2001<\/a>, quedando por ello la Ley de competencia desleal relegada a un segundo plano, esto es, s\u00f3lo respecto a la tutela de la marca notoria no inscrita (Garc\u00eda P\u00e9rez, 2008, p.  321; Garc\u00eda P\u00e9rez, 2021, p. 181). <\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>El estado de la cuesti\u00f3n en el Derecho chileno <\/h4>
<\/div><\/div>\n\n\n\n

La LPI presenta semejanzas a la situaci\u00f3n normativa examinada en el derecho de marcas hist\u00f3rico de Alemania y de Espa\u00f1a. Es as\u00ed como la LPI no contempla una protecci\u00f3n reforzada a favor de los titulares de las marcas notoriamente conocidas en sede de infracciones, puesto que el ius prohibendi<\/em> s\u00f3lo se limita a supuestos de riesgo de confusi\u00f3n (art. 19 bis D de la LPI<\/a>).   Ello no significa que la LPI no reconozca este tipo de signos, empero, su tratamiento s\u00f3lo se encuentra en sede de prohibiciones de registro que dan lugar a las acciones de oposici\u00f3n o nulidad de la inscripci\u00f3n (art. 20, letra g. de la LPI<\/a>, sobre esta norma: Bernet, 2020, pp.249-266).<\/p>\n\n\n\n

S\u00f3lo como excursus<\/em>, se debe indicar que en el derecho chileno resulta apropiado utilizar la denominaci\u00f3n gen\u00e9rica de marca notoriamente conocida, a diferencia de otras, como notoria o renombrada, y en su caracterizaci\u00f3n se debe atender al criterio cuantitativo, esto es, que la marca en cuesti\u00f3n sea ampliamente conocida en el sector pertinente que consume los productos o servicios espec\u00edficos. Ahora bien, ello no significa que su prestigio o goodwill<\/em> (criterio cualitativo) no sea relevante para su tutela, puesto que ello ser\u00e1 un elemento determinante para apreciar la probable lesi\u00f3n a los intereses del titular marcario (Bernet, 2020, p. 255).<\/p>\n\n\n\n

Acto seguido, ante la ausencia de una protecci\u00f3n espec\u00edfica de la marca notoriamente conocida en la LPI, es posible apreciar -con algunos ripios- que tal laguna se ha integrado a trav\u00e9s de la LCD, conforme los siguientes pronunciamientos de los tribunales, aunque tambi\u00e9n se ha acudido a la LPI en ciertas ocasiones.<\/p>\n\n\n\n

El primero de ellos es la sentencia reca\u00edda en el asunto Columbia<\/em> (26.01.2012, 19\u00b0 Juzgado Civil de Santiago, Rol N\u00b0 5640-2010), en la cual esta reconocida marca de vestir deportivo demand\u00f3 en sede de competencia desleal (art. 4, letras a. y g. de la LCD<\/a>) el cese del uso de este signo distintivo por un tercero para distinguir ropa de hogar, principalmente toallas y cubrecamas. El Tribunal reconoci\u00f3 que entre las partes no exist\u00eda una relaci\u00f3n de competencia, empero, de todas formas, estim\u00f3 la acci\u00f3n al se\u00f1alar que: \u201c(\u2026) el hecho de encontrarse un art\u00edculo avalado por una marca induce a que el cliente o destinatario final del producto incurra en un error toda vez que asocia una marca determinada a un signo, y \u00e9stos a su vez a un prestigio (\u2026)\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La segunda decisi\u00f3n pertinente es la dictada en el litigio Domin\u00f3<\/em> (04.12.2013, 16\u00b0 Juzgado Civil de Santiago, Rol 19.674-2012), conforme a la cual esta conocida cadena de fuentes de soda demand\u00f3 -bajo la LPI- la infracci\u00f3n sus derechos marcarios respecto de la expresi\u00f3n \u201cDomin\u00f3\u201d. El infractor en este caso era un propietario de un local de comida r\u00e1pida que promocionaba sus alimentos bajo la siguiente leyenda: \u201cCompletos estilo Domino\u201d. El tribunal asever\u00f3 como motivo para acoger la acci\u00f3n lo siguiente: \u201c(\u2026) si bien en el cartel se expresa la palabra \u2018estilo\u2019, por la cual se manifiesta que no es la misma marca, lo cierto es que resulta claro que el establecer en su cartel que comercializa \u2018completos estilo Domin\u00f3\u2019, lo que se busca por el demandado es mejorar sus opciones de venta atribuy\u00e9ndose a sus productos una calidad similar a los productos que vende el actor como propaganda para que en virtud de ello, el p\u00fablico los adquiera mediante precisamente, la utilizaci\u00f3n de la etiqueta y marca registrada por el demandante\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, es de inter\u00e9s lo dicho por la Corte Suprema en el caso L\u2019oreal <\/em>(21.11.2016, Rol N\u00b0 15.897-2015). En este juicio esta renombrada casa de perfumes reclam\u00f3 en sede competencia desleal (art. 4 letras a. y b. de la LCD<\/a>) la imitaci\u00f3n de la presentaci\u00f3n comercial de sus productos Hypnose de Lancome, Tresor y Amor Amor de Cacharel. En lo que nos interesa, se resuelve por la Corte Suprema que: \u201c(\u2026) la demandada se ha aprovechado de la reputaci\u00f3n ajena para incrementar sus ventas en perjuicio de la actora y ha hecho uso de signos distintivos de envases y colores y a\u00fan de nombres de tres perfumes que imitan (\u2026)\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Acerca de las decisiones revisadas se debe mencionar que los Tribunales realizan un meritorio esfuerzo para tutelar la marca notoriamente conocida ocupando para ello la figura del riesgo de confusi\u00f3n. Sin embargo, conforme a los hechos de cada uno de los casos se aprecia que m\u00e1s que estar ante un il\u00edcito confusorio nos encontramos ante un supuesto de aprovechamiento indebido de la reputaci\u00f3n ajena, siendo revelador al respecto la sentencia Domin\u00f3 <\/em>en que se sanciona la denominada publicidad adhesiva, hip\u00f3tesis t\u00edpica de este il\u00edcito especial no sancionable por el art. 19 bis D de la LPI (Vid. L\u00f3pez, 2024, pp. 540 y 553, que indica que ser\u00eda castigable la publicidad adhesiva por el art. 19 bis D de la LPI, aunque tambi\u00e9n afirma que podr\u00eda reconducirse su sanci\u00f3n v\u00eda art. 3 de la LCD)<\/p>\n\n\n\n

Por consiguiente, en nuestra opini\u00f3n para castigar la utilizaci\u00f3n por un tercero de una marca notoriamente conocida, en ausencia de un riesgo de confusi\u00f3n, se debe atender a una aplicaci\u00f3n supletoria de la LCD, lo que veremos en el siguiente ep\u00edgrafe. Por el contrario, estimamos que el recurso a la aplicaci\u00f3n directa del art\u00edculo 16.3 del ADPIC para sancionar estas conductas no ser\u00eda una soluci\u00f3n satisfactoria, ello no s\u00f3lo por el dilema acerca si son o no auto ejecutivas sus normas-, sino que, adem\u00e1s, puesto que esa regla prescriptiva s\u00f3lo se aplicar\u00eda a supuestos diluci\u00f3n o de asociaci\u00f3n, pero no en casos de parasitismo (Bernet, 2020, p. 254)<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Una propuesta de soluci\u00f3n <\/h4>
<\/div><\/div>\n\n\n\n

Nuestra posici\u00f3n es que s\u00ed es posible sancionar el uso por un tercero de una marca notoriamente conocida por aprovechamiento indebido de la reputaci\u00f3n ajena acudiendo para ello a la cl\u00e1usula general del art. 3\u00b0 de la LCD<\/a>, en atenci\u00f3n a que este supuesto t\u00edpico no se recoge en el cat\u00e1logo del art. 4\u00b0 de la LCD<\/a>. Recordemos al respecto la tesis reiterada de la Corte Suprema en orden a aplicar el 3\u00b0 de la LCD<\/a> como norma supletoria ante la ausencia de una tipificaci\u00f3n especial (por todos, sentencia de 27.08.2024, Rol N\u00b0 152.159-2022).<\/p>\n\n\n\n

Para lo anterior, el primer alcance que debemos formular es cu\u00e1l ser\u00eda el fundamento normativo para castigar este il\u00edcito. En tal sentido, en la doctrina se han ensayado como motivos el respeto a la competencia por m\u00e9ritos como principio ordenador de la competencia (Monteaguado, 1995, p. 255) o el car\u00e1cter pluriofensivo de esta conducta, en cuanto a que da\u00f1a tanto al empresario afectado por la usurpaci\u00f3n de la marca notoria -que se le expolia de su ventaja competitiva condensaba en su reputaci\u00f3n-, como a los consumidores, en cuanto a verse expuestos a una informaci\u00f3n incorrecta que inciden en sus elecciones o preferencias (Massaguer, 1999, pp. 364-365; Garc\u00eda P\u00e9rez, 2008, p. 315).<\/p>\n\n\n\n

Reconociendo que tales motivos pueden resultar ajustados para cimentar la prohibici\u00f3n comentada, podemos aportar que tambi\u00e9n ser\u00eda contrario a la cl\u00e1usula general de competencia desleal toda conducta que afecte el contenido m\u00ednimo de las exigencias propias del proceso competitivo, siendo una de ellas la transparencia que debe imperar en el mercado para diferenciar las ofertas presentes (Bernet, 2024, p. 459).  De esta manera, la reputaci\u00f3n de un empresario que se condensa en su marca comercial notoria comporta un caudal informativo que ordena y facilita el normal desarrollo del mercado, debiendo por ello ser tutelada en inter\u00e9s de todos los participantes del tr\u00e1fico (Fern\u00e1ndez N\u00f3voa, 2014, p. 54). As\u00ed, siguiendo a Cruz, la reputaci\u00f3n puede ser protegida al margen de una infracci\u00f3n de un derecho de exclusiva -como una marca, sino por el valor que tiene para el adecuado funcionamiento del mercado (Cruz, 2024, pp. 332-333).<\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, se debe advertir que la concesi\u00f3n de una tutela exorbitada a la marca notoriamente conocida puede ser perjudicial para el sistema jur\u00eddico, puesto que puede favorecer de manera desequilibrada a sus titulares en desmedro de consumidores u otros participes, lo que se reflejar\u00eda en un incremento de precios o restricciones a otros valores, como la libertad de expresi\u00f3n (Bernet, 2014, p. 59). De este modo, este il\u00edcito debe ser construido a partir de la cl\u00e1usula general teniendo a la vista todos los intereses concurrentes, a saber, del empresario pionero, del imitador y del p\u00fablico general (K\u00f6hler et al<\/em>, 2025, p. 677).<\/p>\n\n\n\n

A partir de esta directriz hermen\u00e9utica postulamos que los requisitos que deben configurarse para sancionar el il\u00edcito de aprovechamiento indebido de la reputaci\u00f3n ajena con ocasi\u00f3n de la utilizaci\u00f3n de una marca notoriamente conocida son cinco, los cuales deben ser evaluados de manera conjunta, puesto que se encuentran estrechamente entrelazados.<\/p>\n\n\n\n

El primero, como es natural, es que el signo notorio se encuentre fuertemente implantado en el mercado, ya que ello facilitar\u00e1 la capacidad de atracci\u00f3n al p\u00fablico, en otras palabras, a mayor reputaci\u00f3n ser\u00e1 m\u00e1s probable la ocurrencia de este il\u00edcito (Monteagudo, 1995, p. 257); el segundo, el grado de identidad o similitud de las marcas enfrentadas, lo que permite que la marca posterior evoque a la anterior en la mente de los consumidores, lo que no implica la existencia de un riesgo de confusi\u00f3n (Su\u00f1ol, 2022, p. 153); el tercero, el grado de proximidad competitiva de las partes involucradas, de modo que entre m\u00e1s estrecha sea esa relaci\u00f3n es m\u00e1s evidente el riesgo de la expoliaci\u00f3n de la reputaci\u00f3n ajena (Massaguer, 1999, p. 370); el cuarto, que no concurra alguna causal que justifique la utilizaci\u00f3n por el tercero de la marca en cuesti\u00f3n, como puede ser un uso expresivo (Bernet, 2023, pp. 279-294), destac\u00e1ndose que probablemente el empleo a t\u00edtulo decorativo de una marca ajena ser\u00eda considerado como desleal (Su\u00f1ol, 2022, p. 155) como tambi\u00e9n su uso como publicidad adhesiva (pr\u00e1ctica muy com\u00fan en la industria de la perfumer\u00eda por equivalencia, vid. G\u00f3mez, 2017 pp. 152-153), y quinto, se podr\u00e1 atender si el mercado en que tiene lugar la supuesta infracci\u00f3n existe una pr\u00e1ctica constante de un pago de un canon por la licencia de una marca de otro, lo cual a su vez, es un reflejo de un ahorro de costes por parte del imitador (K\u00f6hler et al<\/em>, 2025, p. 677).<\/p>\n\n\n\n

En el evento que se cumplan los requisitos mencionados -construidos bajo un delicado equilibrio competitivo- ser\u00e1 posible tutelar en el Derecho chileno la marca notoriamente conocida que sea utilizada por un tercero en una hip\u00f3tesis distinta al riesgo de confusi\u00f3n, como lo es su aprovechamiento indebido de la reputaci\u00f3n ajena, recurriendo para tales efectos a la cl\u00e1usula general del art. 3 de la LCD<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Bibliograf\u00eda <\/h4>
<\/div><\/div>\n\n\n\n