{"id":1154,"date":"2025-09-08T08:00:00","date_gmt":"2025-09-08T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/eloficio.cl\/?p=1154"},"modified":"2026-04-05T23:51:52","modified_gmt":"2026-04-05T23:51:52","slug":"cuando-una-solicitud-marcaria-es-contraria-a-la-buena-fe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eloficio.cl\/index.php\/2025\/09\/08\/cuando-una-solicitud-marcaria-es-contraria-a-la-buena-fe\/","title":{"rendered":"\u00bfCu\u00e1ndo una solicitud marcaria es contraria a la buena fe?"},"content":{"rendered":"\n
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Las solicitudes marcarias contrarias a la buena fe pueden tener el car\u00e1cter de parasitarias, obstrucciones o fraudulentas.<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Planteamiento del problema <\/h4>
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El art\u00edculo 20, letra k) de la Ley de Propiedad Industrial<\/a> (LPI) establece como causal de irregistrabilidad de una marca aquella que es contraria a los principios de competencia leal y \u00e9tica mercantil. Sobre esta prohibici\u00f3n de registro la jurisprudencia administrativa le ha dotado de contenido invocando al respecto el art\u00edculo 706 del C\u00f3digo Civil<\/a> que concibe la buena fe en su sentido subjetivo, esto es, la conciencia de haber adquirido el dominio de una cosa por medios leg\u00edtimos. Por nuestra parte, proponemos que la causal del art\u00edculo 20, letra k) no debe ser integrada acudiendo al derecho com\u00fan, sino m\u00e1s bien, se debe recurrir a lo dispuesto en la cl\u00e1usula general de competencia desleal del art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley de competencia desleal<\/a> (LCD), la cual establece un canon de buena fe en un sentido objetivo. No obstante, para resolver esta cuesti\u00f3n revisaremos a continuaci\u00f3n lo que nos dice el derecho comparado europeo, ordenamiento del cual podemos trazar la constelaci\u00f3n de casos de inscripciones contrarias a la buena fe. <\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>La buena fe en el derecho de marcas comparado europeo <\/h4>
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En el derecho europeo es posible percibir, con distintos matices que revisaremos, que la buena fe en el derecho de marcas es una noci\u00f3n que goza de plena autonom\u00eda con relaci\u00f3n al derecho com\u00fan, aunque les ha resultado de extrema dificultad determinar sus contornos.  <\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, s\u00f3lo para ilustrar sobre este punto, en el derecho ingl\u00e9s es posible apreciar que sus tribunales han ido desarrollando distintos intentos para determinar si la buena fe marcaria debe ser comprendida en un sentido subjeto u objetivo (Sobre esto, vid. Frami\u00f1an, 2007, pp. 8-17). En tal sentido, se ha destacado como leading case<\/em> en la materia la sentencia en el asunto Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd, de 1999, en la cual el juez Lindsay se inclina por una mirada objetiva de la buena fe, al decir: \u201cNo voy a intentar definir la mala fe en este contexto. Es evidente que incluye la deshonestidad y, en mi opini\u00f3n, tambi\u00e9n incluye algunas pr\u00e1cticas que no cumplen con los est\u00e1ndares de comportamiento comercial aceptable observados por personas razonables y con experiencia en el \u00e1mbito concreto que se est\u00e1 examinando.\u201d.  <\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, a pesar de la fuerza de este precedente en la actualidad los tribunales ingleses han aplicado un test en que se combinan criterios subjetivos y objetivos para apreciar la buena fe (Bently et al, 2018, p. 1018), y que implica ejecutar dos pasos consecuenciales: (i) primero, se debe determinar si el solicitante tiene conocimiento de la marca anterior, y (ii) segundo, se debe evaluar si una persona razonable con el conocimiento que tiene el solicitante ha ejecutado una conducta ajustada a un comportamiento empresarial aceptable (Ajit Weekly Trade Mark, 2006<\/a>).  <\/p>\n\n\n\n

Por su parte, en el derecho de marcas de la Uni\u00f3n Europea la sentencia m\u00e1s relevante dictada en la materia es Lindt v. Hauswirth<\/a>, de 2009, del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea. En este litigio, este \u00f3rgano jurisdiccional determina las bases para la apreciaci\u00f3n de la buena fe marcaria, al indicar que para ello se deben considerar de manera global los siguientes factores (seguimos en esto punto el an\u00e1lisis efectuado por Tsoutsanis, 2010, pp. 305-332):<\/p>\n\n\n\n

a. El primero denominado por la doctrina como conocimiento <\/strong>consistir\u00eda en el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza en el mercado un signo id\u00e9ntico o similar para distinguir un producto id\u00e9ntico o similar que puede dar lugar a la confusi\u00f3n. En cuanto a c\u00f3mo se acredita el \u201csaber o deber saber\u201d se indica que se infiere de la intensidad del uso de la marca anterior en el mercado y su duraci\u00f3n en el tiempo, como tambi\u00e9n se deber\u00eda apreciar cu\u00e1les son las pr\u00e1cticas propias de la industria implicada. Asimismo, tiene inter\u00e9s en este extremo si han existido relaciones contractuales o precontractuales entre las partes involucradas, y finalmente, si se presenta o no una cuasi identidad entre las marcas en disputa, puesto que tal circunstancia f\u00e1ctica no puede deberse a un mero azar.<\/p>\n\n\n\n

b. El segundo factor llamado por los autores como intenci\u00f3n<\/strong> se refiere a que se debe indagar si existe una voluntad particular del solicitante acerca de impedir que el tercero implicado pueda continuar utilizando el signo invocado, lo cual no es m\u00e1s que una muestra de una pr\u00e1ctica desleal. Sobre lo dicho, se ha indicado que si bien este factor pudiese tener una naturaleza subjetiva, su apreciaci\u00f3n por los tribunales debe efectuarse conforme circunstancias objetivas (G\u00f3mez, 2023, p. 318), tales como: (i) solicitudes marcarias con fines especulativos; (ii) solicitudes destinadas a aprovecharse del prestigio ajeno; (iii) ausencia evidente del solicitante de  una intenci\u00f3n real de utilizar la marca en el comercio; (iv) si el solicitante ha tenido libertad para elegir la configuraci\u00f3n de la marca, en particular trat\u00e1ndose de las marcas tridimensionales, y (v) si consiste en una solicitud efectuada con el prop\u00f3sito de evitar la caducidad de la marca por falta de uso o impedir que un tercero pueda entrar a disputarle un mercado.<\/p>\n\n\n\n

c. El tercero elemento para considerar es el grado de protecci\u00f3n legal<\/strong> que goza el tercero demandante, en particular respecto de tutelas especiales dadas por el ordenamiento a las marcas de hecho o las marcas notorias no inscritas.<\/p>\n\n\n\n

Acerca de lo dicho, se debe a\u00f1adir que cada una de estas circunstancias deben ser evaluadas por el sentenciador al momento de la presentaci\u00f3n de la solicitud respectiva (Garc\u00eda P\u00e9rez, 2019, p.252).<\/p>\n\n\n\n

A modo de s\u00edntesis, en el derecho comparado europeo es posible apreciar que son considerados registros de mala fe los que tienen lugar respecto de los siguientes supuestos (Kur Senftleben, 2017, p. 540; G\u00f3mez, 2023, p. 318; Bently et al, 2018, pp. 1020-1023); (i) registros en que se pretende usurparse un signo distintivo que est\u00e1 siendo usado por un tercero (solicitudes parasitarias<\/strong>); (ii) registros que tienen por finalidad impedir la entrada de un determinado competidor en el mercado (solicitudes obstruccionistas<\/strong>), y (iii) registros cuyo  prop\u00f3sito es  burlar las fines propios del derecho de marcas (solicitudes fraudulentas<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Una propuesta de soluci\u00f3n <\/h4>
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Tal como hemos mencionado en el derecho marcario chileno se observa que esta causal de irregistrabilidad vinculada a solicitudes contrarias a los principios de competencia leal ha sido interpretada acudiendo a las nociones de la buena fe en un sentido subjetivo conforme dispone el art\u00edculo 706 del C\u00f3digo Civil. Asimismo, en las hip\u00f3tesis en que ha sido acogida se refiere a supuestos de solicitudes parasitarias.<\/p>\n\n\n\n

Por nuestra parte nos preguntamos -siguiendo este extremo a la literatura comparada- si en el \u00e1mbito del derecho marcario chileno es posible postular a una noci\u00f3n aut\u00f3noma de buena fe, separada del derecho com\u00fan, con un cariz m\u00e1s bien objetivo. Asimismo, si fuese posible aumentar los supuestos en que puede ser aplicada esta causal de prohibici\u00f3n de registro, por ejemplo, respecto a solicitudes obstrucciones o fraudulentas.<\/p>\n\n\n\n

A nuestro parecer ambas interrogantes deben ser respondidas afirmativamente.<\/p>\n\n\n\n

Sobre la primera, tal como prescribe el art\u00edculo 20, letra k) de la LPI, no ser\u00e1n registrables las solicitudes que sean contrarias a los principios de la competencia leal y la \u00e9tica mercantil, ambas nociones que no est\u00e1n definidas en la LPI, pero que s\u00ed tienen acomodo en el art\u00edculo 3\u00b0 de la LCD, en donde justamente se define cuando un acto es desleal, al decir que es aquella \u201c(\u2026) conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ileg\u00edtimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado.\u201d.<\/p>\n\n\n\n

De esta manera, el est\u00e1ndar normativo acerca de qu\u00e9 es contrario a los principios de la competencia leal se fijan por el legislador en la LCD, norma especial que se le debe preferencia por sobre el C\u00f3digo Civil. Adicionalmente, debemos dar cuenta que el recurso al art\u00edculo 706 del C\u00f3digo Civil que se realiza por la jurisprudencia administrativa para integrar esta noci\u00f3n puede no ser consistente con la visi\u00f3n moderna de la buena fe, en cuanto a entender este concepto m\u00e1s en un sentido unitario y no dualista, y en donde el paradigma de este t\u00e9rmino normativo es entregado preferentemente por el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, el cual tiene un car\u00e1cter objetivo (Corral, 2020, p. 110; Guzm\u00e1n Brito, 2002, p. 22).<\/p>\n\n\n\n

Lo expresado no es nuevo, ya la doctrina germana desde tiempos pret\u00e9ritos sosten\u00eda la unidad conceptual del derecho de marcas con la competencia desleal, por lo que sus normas se influ\u00edan rec\u00edprocamente (Kur y Ohly, 2020, p. 458). De esta manera, en el Derecho alem\u00e1n se acudi\u00f3 a la cl\u00e1usula general de la antigua Ley de competencia desleal y al art\u00edculo 826 del BGB para postular que una solicitud marcaria es contraria a la buena fe cuando viola las pr\u00e1cticas honestas en los negocios o cuando intenta obstruir a un competidor, o bien, al pretender interferir en el leg\u00edtimo uso previo de un signo por un tercero (Tsoutsanis, 2010, pp. 188-193).<\/p>\n\n\n\n

Por consiguiente, asentada como tesis que el art\u00edculo 20, letra k) de la LPI debe ser integrado por el art\u00edculo 3\u00b0 de la LCD, acto seguido, se deber\u00eda ocupar todo el aparato dogm\u00e1tico de este cuerpo normativo para ir construyendo los grupos o constelaciones de casos en que una solicitud marcaria puede ser contraria a la buena fe o las buenas costumbres en el \u00e1mbito del tr\u00e1fico comercial (sobre una revisi\u00f3n de la forma de integraci\u00f3n normativa de la cl\u00e1usula general de la LCD: Bernet, 2024, 445-472). Asimismo, se deber\u00eda preferir una mirada objetiva de la buena fe, en atenci\u00f3n a que el il\u00edcito desleal se configura al enjuiciar ciertas conductas conforme a un modelo de conducta abstracto, en el cual pierde importancia el aspecto psicol\u00f3gico del individuo (Bernet, 2020, p. 211).<\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, este reenv\u00edo a la LCD que se postula no agota de forma integra los alcances que podamos entregar a la causal de irregistrabilidad del art\u00edculo 20, letra k) de la LPI, puesto que tambi\u00e9n se deber\u00e1n considerar las valoraciones normativas internas de la LPI a fin de rechazar solicitudes de naturaleza fraudulenta, las que caracterizan por alejarse de las funciones protot\u00edpicas de estos signos distintivos (G\u00f3mez, 2023, p. 318).<\/p>\n\n\n\n

En cuanto a la segunda pregunta, esta es, si es posible aumentar las hip\u00f3tesis en las cuales puede ser aplicada esta prohibici\u00f3n, a nuestro parecer se deber\u00eda estar atento a los casos que se han presentado sobre esta materia en el derecho de marcas de la Uni\u00f3n Europea. De ah\u00ed que no habr\u00eda inconveniente de rechazar solicitudes que fuesen parasitarias, obstrucciones o fraudulentas.<\/p>\n\n\n\n

Las siguientes dos sentencias nos resultan iluminadoras al respecto.<\/p>\n\n\n\n

La primera es la dictada por el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea en el caso Sky v. SkyKick, de 2020<\/a>, en la cual se establece que una solicitud de marca presentada sin intenci\u00f3n de usar ese signo para distinguir producto o servicios puede ser considerada de mala fe,  cuando tal presentaci\u00f3n ha sido realizada con la voluntad de menoscabar los intereses de terceros de un modo no conforme con las pr\u00e1cticas leales, lo que da pie para sancionar las conductas obstrucciones para impedir el acceso al mercado a competidores.<\/p>\n\n\n\n

La segunda es la pronunciada por el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea en el asunto Hasbro<\/a>, de 2021. En este litigio se discut\u00eda si era contrario a la buena fe la solicitud reiterada de una misma marca -llamadas marcas de repetici\u00f3n (C\u00e1ndano, 2024, p. 170) por un titular para evitar la sanci\u00f3n por caducidad por falta de uso de una marca anterior. Sobre este extremo, el Tribunal expresa motivos relevantes:<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn efecto, en las circunstancias particulares del presente asunto, la presentaci\u00f3n reiterada de la solicitud de registro por parte de la recurrente esencialmente ten\u00eda por objeto, seg\u00fan admite ella misma, no tener que acreditar el uso de la marca controvertida, lo que en consecuencia prolongaba, para las marcas anteriores, el per\u00edodo de gracia de cinco a\u00f1os establecido en el art\u00edculo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o<\/sup> 207\/2009.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPor tanto, procede se\u00f1alar que la estrategia de presentaci\u00f3n de solicitudes de registro seguida por la recurrente, con el fin de eludir la regla relativa a la prueba del uso, no solo no es conforme a los objetivos perseguidos por el Reglamento n.o<\/sup> 207\/2009, sino que adem\u00e1s recuerda ciertamente a la figura del abuso de Derecho, que se caracteriza por el hecho de que, en primer lugar, a pesar de que se han respetado formalmente las condiciones previstas por la normativa de la Uni\u00f3n, no se ha alcanzado el objetivo perseguido por dicha normativa y, en segundo lugar, existe una voluntad de obtener un beneficio resultante de dicha normativa, creando artificialmente las condiciones exigidas para su obtenci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A modo de s\u00edntesis, estimamos que una lectura m\u00e1s ajustada del art\u00edculo 20, letra k) de la LPI deber\u00eda sustentarse en las valoraciones normativas de la LCD y no en el C\u00f3digo Civil. Ello sin perjuicio que tambi\u00e9n deber\u00edan estimarse los fines propios de la legislaci\u00f3n marcaria que podr\u00edan verse vulnerados por solicitudes de naturaleza defraudatoria, como lo ser\u00edan ciertas hip\u00f3tesis de marcas de repetici\u00f3n destinadas a evitar la prueba de su uso ante una acci\u00f3n de caducidad marcaria. \u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Bibliograf\u00eda <\/h4>
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