{"id":2010,"date":"2026-07-02T08:00:00","date_gmt":"2026-07-02T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/eloficio.cl\/?p=2010"},"modified":"2026-07-01T23:55:48","modified_gmt":"2026-07-01T23:55:48","slug":"puede-conservarse-el-registro-de-una-marca-que-no-se-usa-reflexiones-sobre-el-caso-havana-club","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eloficio.cl\/index.php\/2026\/07\/02\/puede-conservarse-el-registro-de-una-marca-que-no-se-usa-reflexiones-sobre-el-caso-havana-club\/","title":{"rendered":"\u00bfPuede conservarse el registro de una marca que no se usa? Reflexiones sobre el caso Havana Club"},"content":{"rendered":"\n
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<\/i><\/span>Problem\u00e1tica del caso <\/h4>
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La decisi\u00f3n de la Corte de Apelaciones para el Cuarto Circuito de Estados Unidos, de 16 de junio de 2026, dictada en la causa N\u00b0 25-1355, sobre el conflicto por la marca HAVANA CLUB, permite reflexionar sobre una problem\u00e1tica central del derecho marcario: el no uso de una marca comercial no siempre equivale a abandono ni conduce a la extinci\u00f3n del registro por caducidad. La existencia de restricciones legales que impidan su explotaci\u00f3n comercial podr\u00eda justificar la falta de uso. El problema, entonces, consiste en determinar hasta qu\u00e9 punto debe conservarse un registro marcario cuando el titular no ha cumplido con la carga de uso real y efectivo en el mercado, pero acredita una causa externa que explica dicha inactividad.<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>El conflicto marcario detr\u00e1s de HAVANA CLUB <\/h4>
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La disputa por la marca HAVANA CLUB no es reciente. Se trata de un conflicto marcario internacional bien conocido, porque re\u00fane diversas aristas: la historia empresarial de la marca cubana, la expropiaci\u00f3n de activos, las restricciones derivadas del embargo econ\u00f3mico, la inscripci\u00f3n y renovaci\u00f3n del registro marcario en Estados Unidos y la competencia en el mercado del ron por el uso comercial de un signo distintivo.<\/p>\n\n\n\n

La discusi\u00f3n central de este caso, seguido en Estados Unidos, consist\u00eda en determinar si podr\u00eda mantenerse vigente el registro de la marca HAVANA CLUB a favor de Cubaexport, pese a que su renovaci\u00f3n se encontraba condicionada por las restricciones derivadas del embargo estadounidense a Cuba.<\/p>\n\n\n\n

Para comprender el alcance de la controversia, es necesario considerar que la marca HAVANA CLUB hab\u00eda sido previamente registrada por Jos\u00e9 Arechabala S.A., empresa cubana cuyos activos fueron incautados y expropiados sin compensaci\u00f3n en el 1959. Una vez expirado ese registro, Cubaexport, entidad estatal cubana, registr\u00f3 la marca en Estados Unidos en 1976, y la renov\u00f3 en 1986 y 1996. Posteriormente, en la d\u00e9cada de 1990 Arechabala vendi\u00f3 sus intereses remanentes de la marca a Bacardi, quien comenz\u00f3 a comercializar el ron HAVANA CLUB en Estados Unidos en 1995. Por su parte, Cubaexport defendi\u00f3 la vigencia de su registro estadounidense, aunque la propia sentencia indica que no vendi\u00f3 el ron en Estados Unidos bajo la marca HAVANA CLUB durante ese per\u00edodo debido a las restricciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, la sentencia confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos \u2013United States Patent and Trademark Office, USPTO\u2013 de aceptar la renovaci\u00f3n del registro de la marca HAVANA CLUB a favor de Cubaexport. El tribunal, adem\u00e1s, sostuvo que la licencia otorgada por la OFAC en 2016 autoriz\u00f3 las transacciones necesarias para renovar y mantener el registro, incluidas aquellas vinculadas con la solicitud de renovaci\u00f3n presentada por Cubaexport el 14 diciembre de 2005 y el pago de las tasas correspondientes ante la USPTO. En consecuencia, concluy\u00f3 que dicho pago deb\u00eda considerarse efectivo desde esa fecha, por lo que la renovaci\u00f3n del registro HAVANA CLUB era v\u00e1lida.<\/p>\n\n\n\n

Desde una perspectiva marcaria, el caso permite formular la siguiente pregunta: \u00bfpuede conservarse en el registro una marca que no se usa en el territorio donde se encuentra inscrita cuando la falta de uso se debe a restricciones legales externas a la voluntad de su titular?<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>El no uso de la marca y sus posibles justificaciones <\/h4>
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En el derecho de marcas, el uso cumple una funci\u00f3n esencial, ya que permite asociar el signo distintivo registrado con los productos o servicios que identifica en el mercado (Fern\u00e1ndez-Novoa, 2017, p. 497). De este modo, su finalidad es distinguir determinados productos o servicios, indicar su origen empresarial y facilitar que los consumidores los reconozcan, lo que reduce el riesgo de confusi\u00f3n (C\u00e1ndano, 2024, p. 64).<\/p>\n\n\n\n

Por ello, los ordenamientos jur\u00eddicos contemplan las figuras de caducidad, cancelaci\u00f3n o abandono por falta de uso. Su fundamenta radica en que, si una marca no se utiliza durante el per\u00edodo legalmente establecido, puede dejar de cumplir su funci\u00f3n distintiva. En tal sentido, la exigencia de uso permite mantener la conexi\u00f3n entre el signo y su presencia efectiva en el mercado, depurar el registro y favorecer la disponibilidad de marcas para quienes desarrollan una actividad comercial (Flaquer, 2012, p. 14).<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, este an\u00e1lisis exige una mayor precisi\u00f3n, pues la falta de uso no produce necesariamente la extinci\u00f3n del registro de la marca comercial. Debe distinguirse entre el no uso injustificado y el justificado. El primero, se presenta cuando la inactividad obedece al abandono del signo (15 U.S.C. \u00a7 1127, Lanham Act); ante la p\u00e9rdida de inter\u00e9s comercial en su explotaci\u00f3n; o ante su conservaci\u00f3n sin una finalidad distintiva efectiva (McCarthy, 2005, \u00a717.49, p. 589). El segundo, se configura cuando la ausencia de uso responde a circunstancias externas ajenas a la voluntad del titular, que constituyen un obst\u00e1culo real para la explotaci\u00f3n de la marca, como ocurre con ciertos impedimentos legales, administrativos o regulatorios (Garc\u00eda Vidal, 2016, pp. 4-7).<\/p>\n\n\n\n

El caso HAVANA CLUB se ubica en esta segunda dimensi\u00f3n. Cubaexport no comercializ\u00f3 el producto bajo la marca HAVANA CLUB en Estados Unidos durante el per\u00edodo discutido, porque la raz\u00f3n de esa ausencia de uso se vinculaba con las restricciones legales derivadas del embargo a Cuba. En tanto, la falta de uso no obedec\u00eda a una decisi\u00f3n empresarial de abandono, sino a un contexto regulatorio que imped\u00eda o limitaba la actuaci\u00f3n comercial del titular en ese territorio.<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Proyecciones para el derecho marcario chileno <\/h4>
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El caso HAVANA CLUB le da apertura a la discusi\u00f3n sobre el no uso justificado en el derecho chileno, en especial desde la incorporaci\u00f3n de la caducidad por falta de uso en la Ley N\u00b0 19.039 sobre Propiedad Industrial. En virtud del art\u00edculo 27 bis A, procede la declaraci\u00f3n de caducidad total o parcial de un registro marcario cuando la marca no ha sido objeto de uso real y efectivo dentro del territorio nacional durante el per\u00edodo de cinco a\u00f1os. Esta figura permite preservar la funci\u00f3n distintiva de la marca, depurar el registro y favorecer la disponibilidad de signos para quienes participan en el tr\u00e1fico econ\u00f3mico (C\u00e1ndano, 2024, pp. 58-62).<\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, la falta de uso no siempre produce necesariamente la p\u00e9rdida del registro. El art\u00edculo 27 bis B, incisos 2\u00b0 y 3\u00b0 de la Ley N\u00b0 19.039 reconoce que el titular puede evitar los efectos de la caducidad si acredita razones v\u00e1lidas que justifiquen su inactividad. Estas razones deben surgir independientemente de la voluntad del titular y constituir un obst\u00e1culo para el uso de la marca. La norma menciona expresamente las restricciones a la importaci\u00f3n y otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca comercial.<\/p>\n\n\n\n

Desde esta perspectiva, la controversia con la marca HAVANA CLUB muestra que no basta con demostrar que el signo no fue usado; tambi\u00e9n debe analizarse si esa inactividad responde a una decisi\u00f3n voluntaria del titular o a una causa externa que impide su explotaci\u00f3n efectiva. En el caso comentado, la ausencia de comercializaci\u00f3n del ron cubano en Estados Unidos por parte de Cubaexport se vincula con las restricciones derivadas del embargo econ\u00f3mico y con la necesidad de obtener una autorizaci\u00f3n espec\u00edfica de OFAC para renovar y mantener el registro.<\/p>\n\n\n\n

Esta distinci\u00f3n es relevante, pues la falta de uso no siempre responde a una misma causa ni produce necesariamente los mismos efectos jur\u00eddicos. Desde una perspectiva marcaria, no se podr\u00eda equiparar el supuesto en que el titular mantiene inactiva la marca por una decisi\u00f3n propia o por ausencia de inter\u00e9s comercial, respecto de otros casos en que la explotaci\u00f3n del signo se ve impedida por restricciones legales, administrativas o regulatorias ajenas a su voluntad.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, a mi parecer, las causas justificativas deben interpretarse desde una perspectiva funcional, atendiendo a la finalidad de la caducidad por falta de uso y a las circunstancias concretas que obstaculizan la explotaci\u00f3n efectiva de la marca comercial. Como mencionamos, la Ley N\u00b0 19.039 menciona expresamente las restricciones a la importaci\u00f3n y otros requisitos oficiales, impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca, pero dichas hip\u00f3tesis no excluyen otras posibilidades de justificaci\u00f3n. M\u00e1s bien, deben entenderse como ejemplos de circunstancias, ajenas a la voluntad del titular, que pueden impedir el uso real y efectivo del signo distintivo.<\/p>\n\n\n\n

En esta l\u00ednea, el derecho comparado permite identificar otros supuestos relevantes. En primer lugar, pueden existir causas de fuerza mayor o caso fortuito, como acontecimientos extraordinarios que impiden usar la marca en condiciones normales (Palau, 2005, pp. 174 y 175). En segundo, tambi\u00e9n pueden presentarse disposiciones legales o administrativas que condicionan la actuaci\u00f3n del titular, como ocurre con productos sujetos a autorizaci\u00f3n previa o con regulaciones que afectan la forma en que la marca puede utilizarse en el mercado (Fezer, 2009, p. 1103). Lo relevante, entonces, no es ampliar sin l\u00edmites las causas justificativas, sino verificar que la circunstancia invocada sea externa, objetiva y relevante para impedir la explotaci\u00f3n efectiva del signo.<\/p>\n\n\n\n

En este punto, la cr\u00edtica va dirigida a evitar dos extremos. Por una parte, una aplicaci\u00f3n demasiado r\u00edgida de la caducidad podr\u00eda conducir a la p\u00e9rdida del registro aun cuando el no uso obedezca a impedimentos reales, serios e independientes de la voluntad del titular. Por otra, una interpretaci\u00f3n m\u00e1s flexible de las causas justificativas podr\u00eda debilitar la funci\u00f3n depuradora de la caducidad y permitir la conservaci\u00f3n indefinida de registros inactivos. De ah\u00ed que el desaf\u00edo consiste en definir criterios interpretativos que permitan equilibrar la carga de uso de la marca con una valoraci\u00f3n prudente de las circunstancias excepcionales del caso concreto.<\/p>\n\n\n\n

Entre estos criterios mencionamos, en primer lugar, verificar que la causa invocada sea ajena a la voluntad del titular, de modo que queden excluidas las decisiones estrat\u00e9gicas o meramente defensivas, la falta de inter\u00e9s comercial o la simple postergaci\u00f3n del lanzamiento de un producto. En segundo lugar, que la circunstancia alegada constituya un impedimento objetivo, externo y relevante para afectar el uso real y efectivo del signo, y no una dificultad propia del mercado o del sector econ\u00f3mico respectivo. En tercer lugar, debe existir una relaci\u00f3n causal directa entre el impedimento que se alega y la imposibilidad de usar el signo respecto de los productos o servicios que identifica.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, debe atenderse a la conducta del titular. En particular, resulta relevante examinar si realiz\u00f3 todas las diligencias razonables para superar el obst\u00e1culo y si mantuvo una intenci\u00f3n seria de usar o reanudar el uso de la marca una vez que desaparece la causa que provoc\u00f3 la inactividad. Ejemplos de antecedentes para demostrar que no hubo abandono: la existencia de tr\u00e1mites, solicitudes de autorizaci\u00f3n, acciones administrativas o judiciales, gestiones para conservar el registro o preparativos razonables para reanudar la explotaci\u00f3n del signo.<\/p>\n\n\n\n

A ello se suma un criterio de temporalidad. La causa justificativa no puede transformarse en una v\u00eda de conservaci\u00f3n indefinida del registro, sino que debe operar \u00fanicamente mientras subsista el impedimento que explica la falta de uso. Finalmente, debe considerarse un criterio de proporcionalidad, de modo que, si la falta de uso afecta solo a determinados productos o servicios, la respuesta jur\u00eddica puede ser la caducidad parcial y no necesariamente la p\u00e9rdida total del registro, en virtud del art\u00edculo 27 bis A de la Ley N\u00b0 19.039.<\/p>\n\n\n\n

En definitiva, la Ley N\u00b0 19.039 dio un paso relevante al reconocer la caducidad por falta de uso e incorporar la existencia de causas v\u00e1lidas que pueden justificar la inactividad marcaria. Sin embargo, solo menciona \u2013de forma expresa\u2013, las restricciones a la importaci\u00f3n y otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos, por lo que la norma deja abierta una cuesti\u00f3n interpretativa relevante, esta es, determinar si esas hip\u00f3tesis tienen solo un car\u00e1cter ejemplar o si limitan el alcance de las causas justificativas.<\/p>\n\n\n\n

A mi juicio, la respuesta debe orientarse hacia una interpretaci\u00f3n funcional de la norma, que permita considerar otras circunstancias externas, objetivas y ajenas a la voluntad del titular, siempre que constituyan un verdadero obst\u00e1culo para el uso real y efectivo de la marca. En consecuencia, el desaf\u00edo del derecho marcario chileno consiste en distinguir adecuadamente entre una marca abandonada o utilizada de forma defensiva por su titular y una marca que no ha podido ser usada por razones jur\u00eddicamente atendibles.<\/p>\n\n\n\n

Mabel C\u00e1ndano es abogada por la Universidad de La Habana, Cuba, y doctor en Derecho por la Universidad de los Andes, Chile. Ha dedicado su investigaci\u00f3n al Derecho Comercial, en especial en materias de propiedad industrial, y actualmente es profesora de la Universidad Tecnol\u00f3gica Metropolitana. Entre sus publicaciones se cuentan la monograf\u00eda\u00a0\u00abCaducidad por no uso de la marca comercial en la ley chilena de propiedad industrial\u00bb, adem\u00e1s de varios art\u00edculos.<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Bibliograf\u00eda <\/h4>
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