{"id":63,"date":"2025-07-31T16:52:28","date_gmt":"2025-07-31T16:52:28","guid":{"rendered":"https:\/\/eloficio.cl\/?p=63"},"modified":"2026-04-05T23:49:22","modified_gmt":"2026-04-05T23:49:22","slug":"es-el-licenciatario-un-poseedor-legitimo-del-secreto-comercial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eloficio.cl\/index.php\/2025\/07\/31\/es-el-licenciatario-un-poseedor-legitimo-del-secreto-comercial\/","title":{"rendered":"\u00bfEs el licenciatario un poseedor leg\u00edtimo del secreto comercial?"},"content":{"rendered":"\n
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<\/i><\/span>Planteamiento del problema <\/h4>
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La Ley N\u00b0 21.355, de 5 de julio de 2021, incorpor\u00f3 diversas modificaciones a la regulaci\u00f3n del secreto comercial en Chile contempladas en la Ley de Propiedad Industrial (LPI). Una de ellas que ha pasado desapercibida es aquella que modific\u00f3 la denominaci\u00f3n legal del sujeto tutelado, esto es, de \u201ctitular\u201d al de \u201cposeedor leg\u00edtimo\u201d del secreto comercial.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, en atenci\u00f3n a esta alteraci\u00f3n del nomen iuris<\/em>, en estas l\u00edneas queremos responder cu\u00e1les son los alcances de este cambio, y en particular, resolver si el licenciatario de un secreto comercial puede ser considerado su poseedor leg\u00edtimo. Ello reviste importancia, puesto que es el poseedor leg\u00edtimo quien es el que est\u00e1 legitimado para iniciar acciones civiles como penales para perseguir violaciones al secreto comercial, tal como lo dispone, respectivamente, los art\u00edculos 87 de la LPI y los art\u00edculos 284 y siguientes del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>El poseedor leg\u00edtimo del secreto comercial <\/h4>
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La Ley N\u00b0 21.355, de 5 de julio de 2021, reform\u00f3 de manera sustantiva la reglamentaci\u00f3n del secreto comercial contenida en la LPI. As\u00ed, no s\u00f3lo se modific\u00f3 su nomenclatura legal, a saber, de \u201csecreto empresarial\u201d a \u201csecreto comercial\u201d, sino que adem\u00e1s se expandi\u00f3 la naturaleza de la informaci\u00f3n no divulgada que pod\u00eda ser incluida dentro de este concepto, puesto que ya no se circunscribe a lo estrictamente industrial, sino que abarca tambi\u00e9n el \u00e1mbito comercial de la empresa (art. 86 de la LPI<\/a>). Asimismo, se establecieron como requisitos de protecci\u00f3n de dicha informaci\u00f3n su car\u00e1cter de secreta, su valor comercial por ser secreta y que haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su leg\u00edtimo poseedor para mantenerla secreta (sobre esta modificaci\u00f3n, por todos:  Bernet y Sierra, 2024, pp. 66-69).<\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, una de enmiendas de la Ley N\u00b0 21.355 al secreto comercial que no ha sido observada con detenimiento es el reemplazo del nomen iuris<\/em> del sujeto protegido, al sustituirse la voz \u201ctitular\u201d por la de \u201cposeedor leg\u00edtimo\u201d. Lamentablemente la historia de la Ley nada dice al respecto.<\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, la pregunta que cabe hacerse es: \u00bfTiene importancia jur\u00eddica determinar qui\u00e9n es el poseedor leg\u00edtimo del secreto comercial?  S\u00ed, y ello por varias razones.<\/p>\n\n\n\n

La primera, debido a que identifica al sujeto protegido por la norma. La segunda, puesto que el poseedor leg\u00edtimo es quien goza de legitimaci\u00f3n activa para optar a una tutela civil como penal. La tercera, al fijar quien es el sujeto habilitado para transferir o licenciar el secreto comercial a un tercero. Y la cuarta, al establecer que es el poseedor leg\u00edtimo quien tiene la carga de adoptar las medidas razonables para mantener el car\u00e1cter de secreto de la informaci\u00f3n en cuesti\u00f3n (Harte-Bavendamm, 2024, p. 290).<\/p>\n\n\n\n

A pesar de desconocer los motivos exactos que tuvo el legislador chileno para adoptar esta denominaci\u00f3n, estimamos que muy probablemente su origen se encuentra en la versi\u00f3n en castellano de la Directiva (UE) 2016\/943<\/a>, relativa a la protecci\u00f3n de los conocimientos t\u00e9cnicos y la informaci\u00f3n empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtenci\u00f3n, utilizaci\u00f3n y revelaci\u00f3n il\u00edcitas (\u201cDirectiva\u201d), la que pudo ser empleada como fuente material de Ley N\u00b0 21.355.<\/p>\n\n\n\n

En la exposici\u00f3n de motivos de la Directiva se alude al poseedor leg\u00edtimo, y posteriormente en su art. 2.2 entrega la siguiente definici\u00f3n: \u201cposeedor de un secreto comercial\u201d: cualquier persona f\u00edsica o jur\u00eddica que leg\u00edtimamente ejerza el control de un secreto comercial.\u201d. Sobre la elecci\u00f3n del t\u00e9rmino \u201cposeedor\u201d en la Directiva se afirma que con ello se enfatiza la tesis que el secreto comercial como tal no ser\u00eda un pleno o autentico derecho de propiedad intelectual, a diferencia de las marcas o patentes de invenci\u00f3n (Bustillo, 2020, p. 272).<\/p>\n\n\n\n

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De acuerdo con el derecho chileno el licenciatario exclusivo de un secreto comercial puede ser considerado su poseedor leg\u00edtimo, y en tal calidad puede ejercer las acciones civiles o penales para su protecci\u00f3n.<\/mark><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Es interesante dar cuenta que algunas de las legislaciones de los pa\u00edses europeos no incorporaron la voz \u201cposeedor\u201d. As\u00ed, en el caso de la espa\u00f1ola se mantuvo el concepto de \u201ctitular\u201d (art. 1.2 Ley 1\/2019<\/a>), o bien, la francesa la de \u201cdetentador\u201d (art. 151-2 Code de commerce<\/em><\/a>).  Sin perjuicio de las discusiones dogm\u00e1ticas sobre uno u otro t\u00e9rmino (por todos, Muruaga, 2025, pp. 20-21), la cuesti\u00f3n central para determinar qui\u00e9n es o no poseedor est\u00e1 dada por establecer qui\u00e9n tiene el control del secreto comercial, tal como lo menciona el art\u00edculo 86 de la LPI al aludir a la \u201cpersona que lo posea bajo su control\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Para definir este importante extremo Muruaga acude a la Ley austriaca de secretos empresariales, la que prescribe que el controlador de un secreto comercial ser\u00e1 aquella persona que tiene el poder de disposici\u00f3n sobre \u00e9ste, potestad que se manifiesta en el ejercicio de las facultades de utilizar, restringir o excluir el acceso al secreto en particular (Muruaga, 2025, pp. 43-44).<\/p>\n\n\n\n

Dicho lo anterior, no existe dudas en la doctrina que posee el control aquel titular original que lo ha creado o desarrollado, tanto personalmente, como a trav\u00e9s de sus empleados, o incluso, por terceros contratados al efecto (Harte-Bavendamm, 2024, pp. 291-192; Muruaga, 2025, p. 47). Ahora bien, esa titularidad originaria s\u00f3lo alcanza a la persona jur\u00eddica que controla efectivamente el secreto, y no, por ejemplo, a la matriz de la sociedad detentadora de tal informaci\u00f3n (Girona, 2022, p. 169).<\/p>\n\n\n\n

El aspecto m\u00e1s debatido se presenta en la titularidad derivada del secreto comercial, que es aquella que se adquiere a trav\u00e9s de actos entre vivos, ya sea mediante su transferencia, o bien, a trav\u00e9s de una licencia a favor de terceros. Este asunto se complejiza a\u00fan m\u00e1s puesto que los secretos comerciales como objeto del tr\u00e1fico jur\u00eddico no est\u00e1n sujetos a registro p\u00fablico, a diferencia de los dem\u00e1s derechos de propiedad industrial.<\/p>\n\n\n\n

Respecto del cesionario del secreto comercial, no hay dudas que es su poseedor leg\u00edtimo, puesto que lo controla al disponer de \u00e9l, ya sea utiliz\u00e1ndolo o negando su acceso, empero, como veremos a continuaci\u00f3n, no es posible afirmar del licenciatario una conclusi\u00f3n tan tajante como lo anterior.   <\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>El licenciatario como poseedor leg\u00edtimo del secreto comercial <\/h4>
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No existe consenso en la doctrina acerca si el licenciatario puede tener o no la aptitud legal de controlar un secreto comercial.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, entre los autores alemanes, Ohly se\u00f1ala que tendr\u00eda tal calidad el licenciatario sin dar mayores explicaciones (Ohly, 2019, p. 446). Por su parte, Harte-Bavendamm rebate tal calificaci\u00f3n, inclusive respecto del licenciatario exclusivo. Ello puesto que razona que el titular de una licencia no est\u00e1 explotando un derecho propio, sino de otra persona. En otras palabras, su posici\u00f3n jur\u00eddica sobre el secreto comercial depende exclusivamente de lo que el licenciante le haya conferido, de ah\u00ed que debe ser calificado como un portador del secreto y no como su poseedor, por tanto, s\u00f3lo gozar\u00eda de legitimaci\u00f3n activa si as\u00ed lo consiente el licenciante (Harte-Bavendamm, 2024, p. 297).<\/p>\n\n\n\n

En el \u00e1mbito espa\u00f1ol tampoco existe claridad al respecto. As\u00ed, algunos afirman que el licenciatario exclusivo que dispone de la facultad de conceder sublicencias es el controlador del secreto, no as\u00ed su titular (G\u00f3mez Segade, 2020, p.155; Rebasa, 2018, p. 5). Otros consideran al licenciatario sin m\u00e1s como titular del secreto (Guill\u00e9n, 2020, p. 56). Por su parte, Massaguer les niega ese car\u00e1cter, al decir que la sola concesi\u00f3n de una licencia \u201c(\u2026) no determina la adquisici\u00f3n de la clase de control que sirve de asiento a la titularidad, sino solo una autorizaci\u00f3n limitada de utilizaci\u00f3n\u201d (Massaguer, 2019, pp. 64-65). En esta misma l\u00ednea Muruaga afirma que ni siquiera en la licencia exclusiva el licenciatario ostenta la calidad de titular ni controlador del secreto comercial, cualidad que siempre mantendr\u00e1 el licenciante, el cual incluso lo puede ceder (Muruaga, 2025, p. 48).<\/p>\n\n\n\n

A mi parecer quien ha efectuado un an\u00e1lisis m\u00e1s refinado de esta cuesti\u00f3n es Garc\u00eda P\u00e9rez (2022, pp. 99-102). Este autor explica que la elecci\u00f3n del t\u00e9rmino \u201cposeedor\u201d utilizado en la Directiva no es trivial \u2013al igual que en la LPI\u2013, puesto que obedece a la voluntad de extender el c\u00edrculo de los legitimados activos m\u00e1s all\u00e1 del mero titular o propietario, siendo el uso de la voz \u201cposesi\u00f3n\u201d m\u00e1s cercano al concepto utilizado en el common law<\/em> y no en el derecho continental (Contreras, 2022, 332).  De esta manera, efectuando un an\u00e1lisis sistem\u00e1tico de la Directiva indica que ser\u00e1 poseedor aquel que tiene una posici\u00f3n preminente en relaci\u00f3n con el secreto, y no en plano de subordinaci\u00f3n frente al titular. A partir de este razonamiento afirma que si en virtud del contrato de licencia el licenciatario goza de mayores facultades que el licenciante con relaci\u00f3n al secreto-como puedes ser una utilizaci\u00f3n en exclusiva, duraci\u00f3n indefinida de la licencia o la prohibici\u00f3n al licenciante de usarlo- entonces en ese caso \u201cel control se desplaza temporalmente (durante la vigencia del contrato) al licenciatario\u201d (Garc\u00eda P\u00e9rez, 2022, p. 101).<\/p>\n\n\n\n

En resumen, para Garc\u00eda P\u00e9rez respecto del contrato de licencia se deber\u00e1 efectuar un an\u00e1lisis caso a caso para determinar en la especie sobre qu\u00e9 parte recae el control del secreto, pudiendo inclusive ostentarlo tanto el licenciante como el licenciatario.<\/p>\n\n\n\n

Volviendo al derecho chileno, ya hemos indicado que la Ley N\u00b0 21.355 reemplaz\u00f3 la expresi\u00f3n \u201ctitular\u201d por la de \u201cposeedor leg\u00edtimo\u201d, por lo que algunos aportes dogm\u00e1ticos efectuados en Europa no ser\u00edan del todo asimilables a la LPI, ya que como se ha indicado en algunas leyes se ha preferido la voz \u201ctitular\u201d o \u201ctenedor\u201d. A mi juicio, siguiendo en este punto a Garc\u00eda P\u00e9rez, la selecci\u00f3n del nomen iuris<\/em> \u201cposeedor leg\u00edtimo\u201d tuvo por prop\u00f3sito extender el per\u00edmetro de la norma m\u00e1s all\u00e1 del titular, enfatizando que lo relevante es fijar qui\u00e9n es el que efectivamente tiene el control sobre el secreto comercial, y, en consecuencia, puede utilizarlo o denegar su acceso.<\/p>\n\n\n\n

De ah\u00ed consideramos relevante lo se\u00f1alado por G\u00f3mez Segade, en cuanto que \u201c(\u2026) hay personas como los licenciatarios exclusivos que ejercen leg\u00edtimamente el control sobre el secreto, pero no son titulares del mismo\u201d (G\u00f3mez Segade, 2020, p.155).<\/p>\n\n\n\n

Por tanto, en el derecho chileno la tutela jur\u00eddica del secreto se desplaz\u00f3 desde el \u201ctitular\u201d al \u201cposeedor leg\u00edtimo\u201d, y en base a tal alteraci\u00f3n no habr\u00eda obst\u00e1culo para considerar al licenciatario exclusivo como \u201cposeedor leg\u00edtimo\u201d del secreto comercial, en la medida que estemos ante una licencia exclusiva reforzada, en la cual el contrato de licencia de facto<\/em> cumpla la misma funci\u00f3n econ\u00f3mica (Costas, 2021, p. 84), y a\u00f1ado prop\u00f3sito pr\u00e1ctico que la cesi\u00f3n de \u00e9ste.<\/p>\n\n\n\n

Por consiguiente, podemos trazar como regla general que el licenciatario no ser\u00e1 el poseedor leg\u00edtimo del secreto comercial, salvo que se haya celebrado un contrato de licencia exclusiva en cuya virtud el licenciante se ha despojado de todas las facultades de explotaci\u00f3n sobre el secreto, inclusive la de utilizar por s\u00ed dicha informaci\u00f3n, a favor del licenciatario, el cual en tal evento se considerara como poseedor leg\u00edtimo. Ahora bien, para disipar toda duda respecto de la legitimaci\u00f3n activa del licenciatario las partes har\u00edan bien de regular esto de manera detallada en el contrato pertinente, pudiendo sugerir la siguiente cl\u00e1usula de estilo, cuyos aspectos centrales se han extra\u00eddo de Contreras (2022, pp. 336-337):<\/p>\n\n\n\n

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El Licenciante tendr\u00e1 el derecho preferente, pero no el deber, de iniciar toda acci\u00f3n judicial destinada a impedir la violaci\u00f3n que un tercero efect\u00fae respecto del secreto comercial licenciado, y el licenciatario en tal evento deber\u00e1 cooperar en todo lo que le requiera el Licenciante al efecto.<\/p>\n\n\n\n

En el evento que el Licenciante no adopte ninguna acci\u00f3n judicial en contra del infractor en el plazo de 30 d\u00edas contados desde que este hecho le fue notificado por el Licenciatario, entonces en tal circunstancia tendr\u00e1 el derecho para iniciar cualquier acci\u00f3n judicial al efecto en contra de este tercero infractor, a su sola costa y en su propio nombre.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Bibliograf\u00eda <\/h4>
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