Por Manuel Bernet 
«El contrato de encargo de obra intelectual no transfiere, por sí solo, facultad patrimonial alguna sobre la creación encomendada: el comitente adquiere el soporte material, pero no el corpus mysticum«
Cuando un comitente encarga a un fotógrafo, un diseñador gráfico o un ilustrador la creación de una obra intelectual y el contrato nada dice sobre cuáles son los derechos que se transfieren, o bien sus cláusulas son ambiguas al respecto, acto seguido, surge una pregunta que la doctrina y los tribunales deben resolver: ¿Cuáles son los derechos que el comitente tiene respecto de la obra encargada?¿Puede, por ejemplo, quien encargó una fotografía para ilustrar una revista reproducirla luego en camisetas o carteles? ¿O quien contrató un logotipo para una campaña publicitaria, puede emplearlo en un soporte completamente distinto del previsto?
La Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual (LPI) no contiene una reglamentación específica sobre este tipo de contrato que resuelva de forma directa este problema. Sin embargo, a partir de sus disposiciones y de los principios de interpretación reconocidos por el derecho comparado es posible construir una respuesta para el derecho chileno.
Para ello dividiremos nuestro análisis en tres capas o niveles. El primero, nos haremos cargo de determinar de quién es la titularidad de la obra material. A continuación, nos situaremos en la hipótesis en que el contrato de encargo menciona de manera expresa las facultades patrimoniales que goza el comitente sobre la obra. Por último, trataremos el supuesto en que la convención pactada autoriza al comitente a ciertos usos sobre la obra, pero tal permiso carece de claridad en sus términos, teniendo lugar dudas interpretativas sobre su alcance.
En términos simples el encargo de una obra intelectual es aquel contrato por el cual una de las partes se compromete a crear una obra y la otra a pagar un precio cierto por ella (Evangelio, 2006, p. 42). Lo complejo que tiene este convenio es determinar cuáles son sus efectos, esto es, si el comitente al aceptar la obra elaborada por el autor contratista sólo adquiere el soporte material de ella, o bien, se le conceden ciertos derechos patrimoniales sobre la misma, como sería el derecho a reproducirla o distribuir ejemplares, siendo esta última consecuencia un elemento de la esencia de esta convención.
Como ya hemos adelantado, la LPI no contempla reglas sobre este contrato, y por ello se debe sostener que el comitente, en principio, sólo adquiere el soporte material (corpus mechanicum) de la obra, pero que carecería de facultades patrimoniales sobre ella (corpus mysticum).
Esta regla general se concluye debido a que sólo en virtud de disposiciones aisladas de la LPI al comitente se le asignan de manera derivativa ciertos derechos patrimoniales, como lo es el artículo 8º, inciso 3º de la LPI que se refiere en particular a los programas computacionales. Del mismo modo, se pueden encontrar normas similares a propósito de las obras periodísticas (artículo 24, letra c, numeral 2 de la LPI), o las obras fotográficas (artículo 34 de la LPI). Luego, en atención a que las prescripciones legales citadas tienen el carácter de excepción, se confirma que la directriz general de la LPI es que el contrato de encargo de obra no tiene el efecto in natura de concederle facultades patrimoniales al comitente sobre tal creación.
Esta posición ha sido expresada por la Corte Suprema en sentencia de 14 de mayo de 2018 (Rol N° 4.851-2017), al decir: “Que la obra por encargo, en general, no plantea dificultades. Autor es quien produce la obra, no quien la encarga. Es aquél, y no éste, quien goza de los derechos que la ley confiere al autor. (…) Hay, sin embargo, dos hipótesis en que la ley invierte esta regla general: tal es el caso respecto de los programas computacionales y enciclopedias, diccionarios y otras compilaciones análogas. En estos casos, de conformidad con reglas especialísimas, se altera el principio general y la ley confiere los derechos de autor a quien encarga la obra”.
Con posterioridad, la misma Corte Suprema, en sentencia de 8 de marzo de 2022 (Rol N° 131.673-2020), se explaya sobre el punto: “(…) la obra por encargo son [sic] aquellas en que, mediante una ficción, los derechos de autor se radican en forma originaria en una persona diversa a quien desarrolla la obra y, por lo mismo, en nuestro país constituyen una excepción. (…) Se trata, por tanto de una figura excepcional y especialísima que requiere texto expreso de la ley. Hay, sin embargo, dos hipótesis en que la ley invierte esta regla general: tal es el caso respecto de los programas de computación -artículo 8° inciso segundo de la ley en comento- y enciclopedias, diccionarios y otras compilaciones análogas, en las cuales, de conformidad con las reglas especialísimas, se altera el principio general y la ley confiere derechos de autor a quien encarga la obra”.
Asimismo, la postura mencionada es consistente con la doctrina comparada, como es la española (Serrano, 2001, p. 77) y la francesa (Denoix, 1999, p. 178). En el caso de este último país, este extremo se recoge de forma expresa en el artículo 111-3 del Código de Propiedad Intelectual de Francia, que declara: “La propiedad incorporal definida por el artículo L. 111-1 es independiente de la propiedad del objeto material. El adquirente de este objeto no debería, en virtud de dicha adquisición, poseer ninguno de los derechos previstos en este Código, salvo en los casos previstos en las disposiciones del segundo y tercer párrafo del artículo”.
A partir de lo expresado, se debe establecer como primera conclusión de nuestro análisis que el contrato de encargo de obra sólo le concede al comitente la propiedad sobre el soporte material de la creación encomendada, lo que tendrá lugar una vez recibida la misma, empero, carecerá de facultades patrimoniales sobre ella, como es su reproducción o la distribución de sus copias.
Una vez que hemos establecido que la LPI no concede al contrato de encargo de obra intelectual el efecto de asignar ciertos derechos patrimoniales sobre ella al comitente, acto seguido, esto no impide que las partes puedan naturalmente estipular sobre ello, como, por ejemplo, que el autor contratista le autorice al comitente explotar los derechos de reproducción y de distribución de la obra encomendada.
Sin perjuicio de esta apertura a la autonomía privada, el legislador de LPI, receloso que los autores fueran despojados de sus derechos, dispuso de diversos mecanismos de protección a favor de los creadores, quienes eran considerados la parte débil de la industria cultural.
Así, la primera herramienta normativa que se estableció en la LPI fue que toda autorización de utilización de derechos patrimoniales por el autor a favor de terceros debía ser expresa, no admitiéndose las denominadas autorizaciones tácitas o implícitas con ocasión de la celebración de contratos de explotación de obras intelectuales, entre ellos el encargo de obra (amplias referencias sobre ello en Bernet y Sierra, 2019, pp. 113-119).
El segundo eslabón de esta cadena de tutela a los autores es el extremo formalismo en cuanto cómo debe ser otorgada la autorización expresa. En otras palabras, este acto no puede efectuarse de cualquier forma, ello con independencia del tipo contractual que escojan las partes, puesto que tal permiso deberá someterse a las exigencias del artículo 20, inciso 2° de la LPI, que requiere que al menos se indique con precisión cuáles son los derechos concedidos a la persona autorizada, el plazo de duración de esta licencia, la remuneración a pagar o el territorio de aplicación de la autorización, entre otros imperativos.
Así lo dictaminó la Corte Suprema, en sentencia de 8 de marzo de 2022 (Rol N° 131.673-2020), al decir: “(…) es posible concluir que la autorización que concede el autor a un tercero debe ser expresa y que dicha cualidad se cumple exclusivamente bajo los parámetros impuestos en el inciso segundo del artículo 20 en análisis, sin que sea posible admitir la existencia de una autorización tácita. En otras palabras, no basta con el que el autor autorice -ya verbalmente, por escrito o por actos posteriores- a un tercero a usar su obra, sino que tal autorización debe ser manifestada cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos impuestos en la citada disposición. Luego, si dichas exigencias no son cumplidas el tercero no se encontrará autorizado, incurriendo en las sanciones civiles y penales que la misma disposición establece”.
A mayor abundamiento, cabe indicar que la solución planteada por el legislador chileno tiene como fuente material el artículo 31, párrafo tercero, de la Ley de Propiedad Intelectual de Francia de 1957 (actual artículo L131-3 del Código de Propiedad Intelectual francés) que prescribe una regla muy similar al artículo 20, inciso 2° de LPI. En tal norma francesa se indica lo siguiente: “La cesión de los derechos del autor estará subordinada a la condición de que cada uno de los derechos cedidos sea objeto de una mención por separado en el contrato de cesión y que el ámbito de explotación de los derechos cedidos quede delimitado en cuanto a su alcance y su destino, así como en cuanto al lugar y a la duración”.
Así, en virtud de esta norma, para la jurisprudencia francesa no resulta válida la autorización dada por el autor si en el contrato sólo consta una mención genérica a alguna de estas exigencias (Denoix, 1999, p. 179; Lucas, Lucas-Schloetter y Bernault, 2017, p. 624). Asimismo, se han considerado nulas las cesiones en que se estipula que el autor transfiere todos sus derechos sobre una obra, toda vez que con ello se infringía la regla de especificidad de los derechos cedidos por el titular a un tercero.
En definitiva, si en el contrato de encargo de obra nada se dice respecto de cuáles son los derechos concedidos al tercero (ya sea el derecho de reproducción o de distribución), o cuál será el ámbito temporal de la explotación (de duración definida o perpetua) o su alcance territorial aplicable a la autorización (Chile o todo el mundo), sólo cabe considerar que esta autorización será ineficaz. Este razonamiento se confirma con la regla de interpretación estricta del artículo 20, inciso final de la LPI, que dispone que, al menos, en la autorización deben figurar los derechos objeto de la misma, cuestión que en caso alguno puede ser integrada por el juez.
El último problema que se presenta es aquel en que el contrato de encargo de obra contiene entre sus cláusulas una autorización dada por el autor contratista a favor del comitente, pero tal permiso es ambiguo, y por ellos sus alcances son difícil de precisar con detalle.
Para solucionar esta cuestión, la dogmática francesa del derecho autor (Lucas, Lucas-Schloetter y Bernault, 2017, pp. 641-647) ha determinado un conjunto de reglas de interpretación que deben ser aplicadas por los tribunales en los pleitos referidos a los contratos de explotación de obras intelectuales. Es así que se distinguen como tales: (i) el principio de independencia de los derechos de explotación; (ii) el principio de interpretación estricta; (iii) el principio de no admisión de los modos de explotación no previstos en el contrato, y (iv) el principio de no admisión de los usos o destinos no previstos en el contrato.
En cuanto al principio de independencia de los derechos de explotación, se refiere a que, en los negocios jurídicos relativos a los derechos patrimoniales, la cesión o licencia de uno de ellos, no implica a su vez la cesión o licencia del otro. Así, a modo de ejemplo, el artículo L 122-7, inciso 2° del Código de Propiedad Intelectual francés prescribe que “La cesión del derecho de representación no importa la cesión del derecho de reproducción.”. Por lo tanto, al tercero que se sirve de una obra ajena sólo se le reconocerá el derecho específico que le fue cedido o permitido utilizar, no pudiendo entenderse asignado otras facultades que no hayan sido expresamente mencionadas en el acto jurídico en particular. De esta forma, si se dice que el autor que le ha transferido a un tercero el derecho a reproducir un logotipo, ello no implica que lo ha autorizado para ocuparlo en un spot publicitario.
Respecto al principio de interpretación estricta, se esgrime que la transferencia o autorización de los derechos patrimoniales se limitará a aquello que se haya acordado claramente por las partes. Ahora bien, en el caso que el juez tenga que interpretar cláusulas ambiguas, se deberá aplicar las mismas de un modo favorable al autor. A partir de lo dicho, se debe comprender que el creador se ha reservado cualquier derecho o modo de explotación de su producción que no esté incluido de manera expresa en el contrato respectivo.
Acerca del principio de no admisión de los modos de explotación no previstos en el contrato, el mismo se encuentra estrechamente vinculado con el principio revisado previamente, y da cuenta que para ser coherente con el espíritu de la Ley de Propiedad Intelectual, cada uno de los modos de explotación de una creación ajena deben especificarse en la transferencia o licencia específica, y con ello, a falta de una mención expresa en el contrato, se entenderá que toda nueva forma de explotación de una obra exigirá de un nuevo acuerdo entre las partes. Así, a modo de ilustración, en el caso que se autorice la representación de una obra dramática de manera pública, ello en ausencia de una mención expresa en el contrato, no habilitará para que dicha creación sea a su vez televisada.
Finalmente, en cuanto al principio de no admisión de los usos o destinos no previstos en el contrato, se señala que este es aplicable en los supuestos en que el cedente le reprocha al cesionario que no ha cumplido con el fin o el destino convenido, incluso si el uso denunciado no es contrario a las facultades concedidas. A modo de ejemplo, cuando la cesión o autorización sobre una creación se limitó respecto de un determinado número de años, y el tercero se excede en dicho plazo, o bien, se concedió el uso sólo para un ejemplar de una revista, y ello no se cumple por el editor de una publicación.
Como puede apreciarse este conjunto de principios, aplicados de manera armónica y conjunta, nos entregan una completa orientación para determinar si el tercero que utiliza una obra ajena se encuentra realizando un uso dentro de los términos permitidos, o bien, está infringiendo los derechos del titular de la creación.
A nuestro parecer los principios de interpretación revisados en el derecho francés son plenamente aplicables a nuestro entorno. Es así que, en cuanto al principio de independencia de los derechos de explotación, se infiere el mismo de un cúmulo de disposiciones contenidas en la LPI, como es el artículo 24, letra c), numeral 1°, primer párrafo; el artículo 28, inciso 2º; artículo 31; y en particular el artículo 49, inciso 1°, prescripción dispuesta en el contrato de edición, indica que: “El contrato de edición no confiere al editor otros derechos que el de imprimir, publicar y vender los ejemplares de la obra en las condiciones convenidas. El autor retiene los derechos exclusivos de traducción, presentación en público, adaptación cinematográfica, fonográfica o televisual y todos los demás de utilización de la obra.”.
A mayor abundamiento, cabe mencionar que este principio de independencia de los derechos de explotación es reconocido por la jurisprudencia y la doctrina. Es así que, en la sentencia de la Corte Suprema, de 15 de mayo de 2018 (Rol Nº 55.082-2016) se afirma: “Lo anterior se encuentra en sintonía con el principio doctrinal de independencia de los derechos económicos, que en nuestra legislación se encuentra consagrado expresamente en el inciso final del artículo 20, que dispone: ‘A la persona autorizada no le serán reconocidos derechos mayores que aquellos que figuren en la autorización, salvo los inherentes a la misma según su naturaleza’”. Por su parte, la doctrina ha señalado al respecto: “Estas facultades se caracterizan a su vez por ser independientes, en el sentido de que cada uno de los derechos patrimoniales consagrados en la ley se ejercen y explotan de forma autónoma.” (Walker, 2014, p. 158).
Por otro lado, el principio de interpretación estricta, del cual a su vez puede dimanar los demás principios revisados, se encuentra especialmente consagrado en el artículo 20, inciso final de la LPI, que dice: “A la persona autorizada no le serán reconocidos derechos mayores que aquellos que figuren en la autorización, salvo los inherentes a la misma según su naturaleza.”. De esta manera, según esta regla de interpretación, al tercero no se le considerarán más derechos que aquellos expresamente indicados en la autorización, con la salvedad de aquellos que por su naturaleza se consideran incluidos en ella (Walker, 2014, p. 158).
Ahora bien, reconociendo que el legislador chileno ha optado por una interpretación estricta en sede de autorización o licencia, cabe desentrañar qué derechos no mencionados específicamente en la autorización podría detentar el tercero. Creemos que la respuesta a esta interrogante se encuentra en la parte final del artículo 20, inciso final, de la LPI, esto es, en la frase: “Salvo los inherentes a la misma según su naturaleza”.
En cuanto a este precepto, resultan llamativas dos palabras contenidas en el mismo, a saber, inherente y naturaleza. Así, en cuanto a inherente, de acuerdo con el Diccionario de la RAE, es aquello: “Que por su naturaleza está de tal manera unido a algo, que no se puede separar de ello. Derechos inherentes a su cargo.”, mientras que, por naturaleza, se indica en dicho texto: “Virtud, calidad o propiedad de las cosas.”. Finalmente, por propiedad, se debe comprender: “Atributo o cualidad esencial de alguien o algo.”. Por lo tanto, sólo estaría cubierto la utilización de una obra por un tercero respecto a otros derechos que no figuren en la autorización, en la medida que sean inseparables a la misma, y estén de acuerdo con su esencia, o en palabras de la LPI, a la naturaleza de la autorización.
A partir de lo dicho, en la tarea de delimitar qué es inherente a la esencia de una autorización en el Derecho de autor, se proponen las siguientes reglas interpretativas:
- Que, a falta de pacto expreso, sólo se podrán reconocer al tercero autorizado aquellos derechos sobre la obra de otro que están estrechamente vinculados con las facultades expresamente concedidas, por lo que cualquier otro uso se considerará ilícito.
- Ahora bien, para calificar que un derecho es inherente a la autorización concedida por el titular, se deberá estar a la naturaleza de tal autorización, lo que sólo es posible determinar acudiendo a cuál es su causa o finalidad perseguida por las partes en la forma contractual escogida para perfeccionar tal autorización, lo que no es más que una aplicación del artículo 1.560 del Código Civil.
- Sin embargo, tal como nos ha orientado el principio de interpretación estricta, no cualquier derecho o facultad es posible presumir que se ha concedido al tercero, fundado en la causa del negocio jurídico basamento de la autorización, sino sólo aquellos que sean indispensables para cumplir el objeto y fin del contrato.
Lo expresado ha sido ratificado por la doctrina. Así, Rodríguez Tapia afirma: “En cuanto a las modalidades, siguiendo a la ley y la doctrina alemana de la transmisión finalista (Zweckübertragungstheorie), considera comprendidos en el contrato, si no están clara y explícitamente designadas, las modalidades de explotación imprescindibles para cumplir la finalidad del contrato pactado.” (Rodríguez Tapia, 2009, pp. 407-408).
A modo de resumen, es posible sostener que el Derecho de autor chileno rige a plenitud el principio de independencia de los derechos de explotación, y el principio de interpretación estricta. Ambos cánones hermenéuticos obligan al interprete a considerar ilícita toda utilización de una obra ajena que no cuente con una autorización específica de los derechos concedidos, o bien, que, en caso de dudas o incerteza respecto a las facultades entregadas al tercero, las mismas sólo se limitarán a aquellas que sean indispensables para conseguir el objetivo o fin del contrato que dio lugar a la autorización correspondiente.
Para ilustrar lo dicho, se ha entendido por la Corte de Casación francesa que el encargo de una ilustración para una revista no autoriza al comitente a reproducirla sin el consentimiento del autor en camisetas, relojes, o carteles. Del mismo modo, la Corte de Apelación de París ha afirmado que la cesión de una reproducción sobre una fotografía para la elaboración de 500 carteles y para un número limitado de publicaciones periódicas no autoriza al comitente para utilizar la fotografía en tarjetas de felicitaciones. Y finalmente, esta misma Corte de Apelación ha dictaminado que la cesión del derecho de reproducción sobre una fotografía para ilustrar 2000 ejemplares de un libro-regalo no permite al comitente editar 5300 ejemplares del libro para venderlo en las librerías y hacer figurar la fotografía en tarjetas de invitación y en un dossier de prensa (Evangelio, 2006, p. 165).
En definitiva, respondiendo la pregunta inicial de este texto, debemos afirmar que el comitente de obra intelectual, en principio, sólo detenta la titularidad del soporte material de la creación encomendada. Ahora bien, en virtud de la autonomía de la voluntad, las partes pueden estipular que el comitente se le autorice a utilizar la obra encomendada, pero para ello deberá ajustarse a las prescripciones del artículo 20 de la LPI. Y finamente, si dicha autorización, en cuanto sus términos no son claros, entonces el comitente sólo dispondrá a su favor de aquellas facultades patrimoniales sobre la obra que sean indispensables para conseguir el objetivo o fin del contrato que dio lugar a la autorización correspondiente.
- Bernet, M., y Sierra, A. (2019). La autorización de utilización de una obra ajena en la Ley de Propiedad Intelectual chilena. Revista Chilena de Derecho y Tecnología, 1, 107–131.
- Denoix de Saint Marc, S. (1999). Le contrat de commande en droit d’auteur français. Litec.
- Evangelio, R. (2006). El encargo de obra intelectual. Dykinson.
- Lucas, A., Lucas-Schloetter, A., y Bernault, C. (2017). Traité de la propriété littéraire et artistique. LexisNexis.
- Rodríguez, J. M. (2009). Comentario al artículo 43 de la Ley de Propiedad Intelectual. En J. M. Rodríguez (director), Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual. Thomson Reuters.
- Serrano, M. (2001). Contratos en torno a la edición. Reus.
- Walker, E. (2014). Manual de propiedad intelectual. Legal Publishing.
Crédito imagen: «Beach Scene», James Hamilton.