Por Mabel Cándano 
La decisión de la Corte de Apelaciones para el Cuarto Circuito de Estados Unidos, de 16 de junio de 2026, dictada en la causa N° 25-1355, sobre el conflicto por la marca HAVANA CLUB, permite reflexionar sobre una problemática central del derecho marcario: el no uso de una marca comercial no siempre equivale a abandono ni conduce a la extinción del registro por caducidad. La existencia de restricciones legales que impidan su explotación comercial podría justificar la falta de uso. El problema, entonces, consiste en determinar hasta qué punto debe conservarse un registro marcario cuando el titular no ha cumplido con la carga de uso real y efectivo en el mercado, pero acredita una causa externa que explica dicha inactividad.
La disputa por la marca HAVANA CLUB no es reciente. Se trata de un conflicto marcario internacional bien conocido, porque reúne diversas aristas: la historia empresarial de la marca cubana, la expropiación de activos, las restricciones derivadas del embargo económico, la inscripción y renovación del registro marcario en Estados Unidos y la competencia en el mercado del ron por el uso comercial de un signo distintivo.
La discusión central de este caso, seguido en Estados Unidos, consistía en determinar si podría mantenerse vigente el registro de la marca HAVANA CLUB a favor de Cubaexport, pese a que su renovación se encontraba condicionada por las restricciones derivadas del embargo estadounidense a Cuba.
Para comprender el alcance de la controversia, es necesario considerar que la marca HAVANA CLUB había sido previamente registrada por José Arechabala S.A., empresa cubana cuyos activos fueron incautados y expropiados sin compensación en el 1959. Una vez expirado ese registro, Cubaexport, entidad estatal cubana, registró la marca en Estados Unidos en 1976, y la renovó en 1986 y 1996. Posteriormente, en la década de 1990 Arechabala vendió sus intereses remanentes de la marca a Bacardi, quien comenzó a comercializar el ron HAVANA CLUB en Estados Unidos en 1995. Por su parte, Cubaexport defendió la vigencia de su registro estadounidense, aunque la propia sentencia indica que no vendió el ron en Estados Unidos bajo la marca HAVANA CLUB durante ese período debido a las restricciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Sin embargo, la sentencia confirmó la decisión de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos –United States Patent and Trademark Office, USPTO– de aceptar la renovación del registro de la marca HAVANA CLUB a favor de Cubaexport. El tribunal, además, sostuvo que la licencia otorgada por la OFAC en 2016 autorizó las transacciones necesarias para renovar y mantener el registro, incluidas aquellas vinculadas con la solicitud de renovación presentada por Cubaexport el 14 diciembre de 2005 y el pago de las tasas correspondientes ante la USPTO. En consecuencia, concluyó que dicho pago debía considerarse efectivo desde esa fecha, por lo que la renovación del registro HAVANA CLUB era válida.
Desde una perspectiva marcaria, el caso permite formular la siguiente pregunta: ¿puede conservarse en el registro una marca que no se usa en el territorio donde se encuentra inscrita cuando la falta de uso se debe a restricciones legales externas a la voluntad de su titular?
En el derecho de marcas, el uso cumple una función esencial, ya que permite asociar el signo distintivo registrado con los productos o servicios que identifica en el mercado (Fernández-Novoa, 2017, p. 497). De este modo, su finalidad es distinguir determinados productos o servicios, indicar su origen empresarial y facilitar que los consumidores los reconozcan, lo que reduce el riesgo de confusión (Cándano, 2024, p. 64).
Por ello, los ordenamientos jurídicos contemplan las figuras de caducidad, cancelación o abandono por falta de uso. Su fundamenta radica en que, si una marca no se utiliza durante el período legalmente establecido, puede dejar de cumplir su función distintiva. En tal sentido, la exigencia de uso permite mantener la conexión entre el signo y su presencia efectiva en el mercado, depurar el registro y favorecer la disponibilidad de marcas para quienes desarrollan una actividad comercial (Flaquer, 2012, p. 14).
Sin embargo, este análisis exige una mayor precisión, pues la falta de uso no produce necesariamente la extinción del registro de la marca comercial. Debe distinguirse entre el no uso injustificado y el justificado. El primero, se presenta cuando la inactividad obedece al abandono del signo (15 U.S.C. § 1127, Lanham Act); ante la pérdida de interés comercial en su explotación; o ante su conservación sin una finalidad distintiva efectiva (McCarthy, 2005, §17.49, p. 589). El segundo, se configura cuando la ausencia de uso responde a circunstancias externas ajenas a la voluntad del titular, que constituyen un obstáculo real para la explotación de la marca, como ocurre con ciertos impedimentos legales, administrativos o regulatorios (García Vidal, 2016, pp. 4-7).
El caso HAVANA CLUB se ubica en esta segunda dimensión. Cubaexport no comercializó el producto bajo la marca HAVANA CLUB en Estados Unidos durante el período discutido, porque la razón de esa ausencia de uso se vinculaba con las restricciones legales derivadas del embargo a Cuba. En tanto, la falta de uso no obedecía a una decisión empresarial de abandono, sino a un contexto regulatorio que impedía o limitaba la actuación comercial del titular en ese territorio.
El caso HAVANA CLUB le da apertura a la discusión sobre el no uso justificado en el derecho chileno, en especial desde la incorporación de la caducidad por falta de uso en la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial. En virtud del artículo 27 bis A, procede la declaración de caducidad total o parcial de un registro marcario cuando la marca no ha sido objeto de uso real y efectivo dentro del territorio nacional durante el período de cinco años. Esta figura permite preservar la función distintiva de la marca, depurar el registro y favorecer la disponibilidad de signos para quienes participan en el tráfico económico (Cándano, 2024, pp. 58-62).
Ahora bien, la falta de uso no siempre produce necesariamente la pérdida del registro. El artículo 27 bis B, incisos 2° y 3° de la Ley N° 19.039 reconoce que el titular puede evitar los efectos de la caducidad si acredita razones válidas que justifiquen su inactividad. Estas razones deben surgir independientemente de la voluntad del titular y constituir un obstáculo para el uso de la marca. La norma menciona expresamente las restricciones a la importación y otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca comercial.
Desde esta perspectiva, la controversia con la marca HAVANA CLUB muestra que no basta con demostrar que el signo no fue usado; también debe analizarse si esa inactividad responde a una decisión voluntaria del titular o a una causa externa que impide su explotación efectiva. En el caso comentado, la ausencia de comercialización del ron cubano en Estados Unidos por parte de Cubaexport se vincula con las restricciones derivadas del embargo económico y con la necesidad de obtener una autorización específica de OFAC para renovar y mantener el registro.
Esta distinción es relevante, pues la falta de uso no siempre responde a una misma causa ni produce necesariamente los mismos efectos jurídicos. Desde una perspectiva marcaria, no se podría equiparar el supuesto en que el titular mantiene inactiva la marca por una decisión propia o por ausencia de interés comercial, respecto de otros casos en que la explotación del signo se ve impedida por restricciones legales, administrativas o regulatorias ajenas a su voluntad.
Sin embargo, a mi parecer, las causas justificativas deben interpretarse desde una perspectiva funcional, atendiendo a la finalidad de la caducidad por falta de uso y a las circunstancias concretas que obstaculizan la explotación efectiva de la marca comercial. Como mencionamos, la Ley N° 19.039 menciona expresamente las restricciones a la importación y otros requisitos oficiales, impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca, pero dichas hipótesis no excluyen otras posibilidades de justificación. Más bien, deben entenderse como ejemplos de circunstancias, ajenas a la voluntad del titular, que pueden impedir el uso real y efectivo del signo distintivo.
En esta línea, el derecho comparado permite identificar otros supuestos relevantes. En primer lugar, pueden existir causas de fuerza mayor o caso fortuito, como acontecimientos extraordinarios que impiden usar la marca en condiciones normales (Palau, 2005, pp. 174 y 175). En segundo, también pueden presentarse disposiciones legales o administrativas que condicionan la actuación del titular, como ocurre con productos sujetos a autorización previa o con regulaciones que afectan la forma en que la marca puede utilizarse en el mercado (Fezer, 2009, p. 1103). Lo relevante, entonces, no es ampliar sin límites las causas justificativas, sino verificar que la circunstancia invocada sea externa, objetiva y relevante para impedir la explotación efectiva del signo.
En este punto, la crítica va dirigida a evitar dos extremos. Por una parte, una aplicación demasiado rígida de la caducidad podría conducir a la pérdida del registro aun cuando el no uso obedezca a impedimentos reales, serios e independientes de la voluntad del titular. Por otra, una interpretación más flexible de las causas justificativas podría debilitar la función depuradora de la caducidad y permitir la conservación indefinida de registros inactivos. De ahí que el desafío consiste en definir criterios interpretativos que permitan equilibrar la carga de uso de la marca con una valoración prudente de las circunstancias excepcionales del caso concreto.
Entre estos criterios mencionamos, en primer lugar, verificar que la causa invocada sea ajena a la voluntad del titular, de modo que queden excluidas las decisiones estratégicas o meramente defensivas, la falta de interés comercial o la simple postergación del lanzamiento de un producto. En segundo lugar, que la circunstancia alegada constituya un impedimento objetivo, externo y relevante para afectar el uso real y efectivo del signo, y no una dificultad propia del mercado o del sector económico respectivo. En tercer lugar, debe existir una relación causal directa entre el impedimento que se alega y la imposibilidad de usar el signo respecto de los productos o servicios que identifica.
Asimismo, debe atenderse a la conducta del titular. En particular, resulta relevante examinar si realizó todas las diligencias razonables para superar el obstáculo y si mantuvo una intención seria de usar o reanudar el uso de la marca una vez que desaparece la causa que provocó la inactividad. Ejemplos de antecedentes para demostrar que no hubo abandono: la existencia de trámites, solicitudes de autorización, acciones administrativas o judiciales, gestiones para conservar el registro o preparativos razonables para reanudar la explotación del signo.
A ello se suma un criterio de temporalidad. La causa justificativa no puede transformarse en una vía de conservación indefinida del registro, sino que debe operar únicamente mientras subsista el impedimento que explica la falta de uso. Finalmente, debe considerarse un criterio de proporcionalidad, de modo que, si la falta de uso afecta solo a determinados productos o servicios, la respuesta jurídica puede ser la caducidad parcial y no necesariamente la pérdida total del registro, en virtud del artículo 27 bis A de la Ley N° 19.039.
En definitiva, la Ley N° 19.039 dio un paso relevante al reconocer la caducidad por falta de uso e incorporar la existencia de causas válidas que pueden justificar la inactividad marcaria. Sin embargo, solo menciona –de forma expresa–, las restricciones a la importación y otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos, por lo que la norma deja abierta una cuestión interpretativa relevante, esta es, determinar si esas hipótesis tienen solo un carácter ejemplar o si limitan el alcance de las causas justificativas.
A mi juicio, la respuesta debe orientarse hacia una interpretación funcional de la norma, que permita considerar otras circunstancias externas, objetivas y ajenas a la voluntad del titular, siempre que constituyan un verdadero obstáculo para el uso real y efectivo de la marca. En consecuencia, el desafío del derecho marcario chileno consiste en distinguir adecuadamente entre una marca abandonada o utilizada de forma defensiva por su titular y una marca que no ha podido ser usada por razones jurídicamente atendibles.
Mabel Cándano es abogada por la Universidad de La Habana, Cuba, y doctor en Derecho por la Universidad de los Andes, Chile. Ha dedicado su investigación al Derecho Comercial, en especial en materias de propiedad industrial, y actualmente es profesora de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Entre sus publicaciones se cuentan la monografía «Caducidad por no uso de la marca comercial en la ley chilena de propiedad industrial», además de varios artículos.
- Cándano Pérez, M. (2024). Caducidad por no uso de la marca comercial en la ley chilena de propiedad industrial: Consideraciones para su aplicación práctica. Tirant lo Blanch.
- Fernández-Nóvoa, C., Otero Lastres, J. M., y Botana Agra, M. J. (2017). Manual de la propiedad industrial. Marcial Pons.
- Fezer, K. H. (2009). Markenrecht. Beck, Múnich.
- Flaquer Riutort, J. (2012). El uso obligatorio de la marca registrada. Civitas–Thomson Reuters.
- García Vidal, Á. (2016). La reforma del derecho europeo de marcas (I): Principales novedades introducidas por la Directiva (UE) 2015/2436. Análisis Ga&P, 1–ss.
- Palau Ramírez, F. (2005). La obligación de uso de la marca. Universidad de Valencia.
Crédito imagen: «The Mount Washington Range», William Trost Richards