Por Manuel Bernet 
«La excepción de homonimia no es aplicable a las sociedades de capital: quien es libre de elegir su denominación social no puede invocar el derecho a la identidad para desplazar al titular de una marca registrada ajena.»
El titular de la marca “Carolina Herrera”, registrada para distinguir productos de cosmética y perfumería descubre que una sociedad de responsabilidad limitada opera en el mismo rubro bajo la razón social “Carolina Herrera Limitada”. Sus socios alegan que “Carolina Herrera” es el nombre patronímico de una de sus integrantes y que tienen el derecho inalienable de usar su propio nombre en el comercio. El titular marcario, por su parte, sostiene que ello infringe sus derechos exclusivos y genera confusión en el mercado. La pregunta que surge es: ¿A quién se debe privilegiar en esta disputa, esto es, a la marca previa o a la denominación social posterior?
Esta tensión entre el derecho al nombre y el derecho marcario no es nueva, ya en una entrada anterior lo hemos revisado respecto a la transferencia de la marca patronímica en el mercado de la moda (Bernet, 2025). Sin embargo, la hipótesis planteada en estas líneas es distinta, aquí no estamos ante personas naturales, titulares de una marca coincidente con su nombre (vgr. Fiourucci), que la transfieren a un tercero, y luego de eso desean seguir comercializando productos bajo marcas similares a su nombre (vgr. Love Therapy by Elio Fiorucci). El caso que en esta oportunidad tratamos es una coincidencia entre una marca comercial previa con una razón o denominación social posterior que pertenecen a distintos sujetos.
Presentaremos como tesis que la excepción de homonimia sólo es admisible de manera muy estricta favor de las sociedades de personas, debiendo rechazarse respecto de las sociedades de capital. De modo complementario, esta excepción a los derechos del titular marcario tiene como un límite insalvable el riesgo de confusión.
La excepción de homonimia o del uso del nombre propio tiene por propósito garantizar el uso del nombre patronímico de una persona en el comercio -el que es coincidente con una marca comercial registrada- en atención a su carácter de atributo de la personalidad (Passa, 2009, p. 432).
Ahora bien, tal excepción de homonimia no es absoluta, sino por el contrario, está sujeta a límites estrictos, tales como que el uso del nombre propio por una persona se ajuste a las prácticas leales en materia industrial o comercial, o bien, como indica la Ley de Propiedad Industrial chilena (LPI), no induzca a error o a confusión al público consumidor.
En el ámbito del derecho comparado, resulta interesante dar cuenta de la recepción de esta excepción en el artículo 14 de la Directiva (UE) 2015/2436, que en lo que nos interesa pasamos a reproducir: “1. Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico: de su nombre o dirección, cuando el tercero sea una persona física”.
Acerca de esta norma, es llamativo que la Directiva europea restringió esta excepción sólo a favor de las personas naturales. La razón de ello se debe a que, tratándose de las personas jurídicas, en el evento que existiese un conflicto entre el nombre de una persona de este tipo y la marca comercial de propiedad de otro, se deberá resolver el mismo conforme al principio de prioridad en el tiempo (Davis, 2000, p. 561).
Respecto a la interpretación de esta excepción, en general los ordenamientos europeos nacionales se han mostrado restrictivos. Así, en el caso de Francia, se señala que esta excepción se aplicaría sólo al apellido, excluyendo el nombre de pila, el seudónimo o una parte de un nombre patronímico compuesto. Asimismo, se requiere que el beneficiario de esta excepción ejerza personalmente la actividad comercial implicada, aunque eventualmente se permitiría que ella tenga lugar por medio de personas jurídicas, siempre que sea el accionista mayoritario y titular de las funciones de administración (Passa, 2009, p. 433). En Alemania se siguen parámetros muy similares, aunque se autoriza que esta excepción se extienda a las empresas individuales de responsabilidad limitada, u a otras formas societarias, donde la denominación social debe incluir el nombre del accionista fundador o mayoritario (Kretschmar, 2011, § 23, Rn. 13).
En el caso de Chile, esta excepción se encuentra consagrada en el artículo 19 bis E, inciso 2° de la LPI, que dice: “Los derechos conferidos a los titulares de las marcas registradas no impedirán de modo alguno el ejercicio del derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o seudónimo o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error o confusión al público consumidor”.
A fin de desentrañar los alcances de esta regla, a continuación, nos detendremos a analizar por separado dos aspectos significativos, a saber: (i) determinar si esta excepción se aplica respecto de toda persona, o bien, se limita sólo a las personas naturales, y (ii) la improcedencia de la excepción de homonimia ante el riesgo de confusión.
A nuestro parecer existen razones de texto para afirmar que la excepción de homonimia se aplicaría tanto a personas naturales como jurídicas, empero respecto de estas últimas se debe agregar el matiz que su admisión debe ser estricta a fin de evitar conductas que constituyan un abuso del derecho a la identidad.
En tal sentido, en el caso del artículo 19 bis E, inciso 2° de la LPI, su lectura nos conduce a admitir que esta excepción también favorece a las personas jurídicas. Ello, en primer término, debido a la referencia indicada en la Ley a “cualquier persona”, sin distinguir por ello entre personas naturales o jurídicas (ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus). Y, en segundo lugar, la mención acerca que la homonimia puede ejercerse por una persona respecto del “nombre de su antecesor en la actividad comercial”. Esta última hipótesis al ocupar la expresión “antecesor” da cuenta que se refiere a la transferencia del nombre por actos entre vivos, supuesto que no es aplicable a las personas naturales, cuyo nombre se encuentra fuera del comercio (Corral, 2018, p. 376).
La argumentación anterior se reforzaría con la circunstancia que algunas normas de la LPI, como es el artículo 20, letra c), mencionan de manera expresa la voz “persona natural”, por lo que debemos comprender que, si el legislador sólo utilizó la denominación “persona”, entonces se refiere a ambos tipos.
Admitiendo como tesis que la excepción de homonimia es aplicable tanto a personas naturales o jurídicas, acto seguido, corresponde indagar en concreto si respecto de las sociedades comerciales se debe añadir ciertos límites destinados a evitar conductas fraudulentas.
Tal como hemos revisado supra, en el derecho comparado la excepción de homonimia -tratándose de sociedades mercantiles- es recepcionada en términos extraordinariamente rigurosos. En particular, es interesante profundizar en los desarrollos del derecho francés sobre la materia en el que se castiga la denominada homonimia ilegitima, la cual se presenta en casos de parasitismo o de confusión en el mercado (Zanella, 1995, pp. 199-204).
Así, se identifica como supuestos de esta naturaleza la constitución de una sociedad simulada, en la cual, participa, por un lado, un socio que la controla absolutamente, y por el otro, un socio que carece de todo interés en el negocio jurídico, pero que su nombre patronímico coincide con una marca famosa, y de esa manera se le utiliza para encabezar la razón social de dicha sociedad fraudulenta. Un ejemplo de ello fue el litigio en que los tribunales franceses prohibieron a una sociedad cuyo giro era la venta de perfumes utilizar en su razón social el nombre del apellido de su socia Hélène Rubistein, accionista minoritaria y desprovista de poder, porque ese uso causaba confusión con la famosa marca de cosméticos “Helena Rubistein” (Corte de Apelaciones de París, 22 de abril de1982).
Otro prisma para analizar esta cuestión se exhibe en el derecho español. Así, los autores distinguen en el caso de las sociedades dos tipos de nombres o denominaciones sociales, a saber: (i) las subjetivas (la razón social que se integra en uno o más nombres propios de los socios) y (ii) las objetivas (que incluyen la referencia a una o más actividades económicas incluidas en el objeto social, o bien, se trata de conceptos arbitrarios o de fantasía, como Kodak) (En Iñiguez, 2013, p. 114).
La distinción señalada se asienta en el criterio de libertad de elección de la denominación social. En el caso de ciertas sociedades, como son las de personas, la ley dispone de manera imperativa que su nombre o razón social debe incluir a su vez el nombre de uno o más de sus socios, como ocurre en el artículo 354 del Código de Comercio chileno, que prescribe: “La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios o de algunos de ellos, con la agregación de esas palabras: y compañía.”.
La imposición de esta especial configuración de la razón social se debe a un motivo muy específico del derecho societario, esto es, otorgar debida publicidad a los terceros contratantes respecto de la persona de los socios, puesto que conforme el artículo 370 del Código de Comercio chileno, ellos responden solidariamente de las deudas sociales (Mismas razones para el derecho español en Miranda, 1997, 336).
Por el contrario, en el caso de las sociedades de capital, como es la sociedad anónima o la sociedad por acciones, los accionistas pueden libremente seleccionar la denominación social que estimen, no estando vinculada con el nombre patronímico de sus fundadores. Y lo mismo ocurre en las sociedades de responsabilidad limitada, en las cuales se permite que la razón social aluda sólo a su giro u objeto.
A partir de tal clasificación, la doctrina española ha sostenido que la excepción de homonimia sólo sería admisible respecto a las sociedades de personas, puesto que allí se percibe una analogía con el nombre patronímico de las personas naturales, en la cual en su adopción el sujeto identificado se le es vedado -con algunos matices- la manera de su conformación (Lobato, 2002, p. 1030). Mientras que el caso de las sociedades de capital, al gozar de libertad en su elección, la excepción de homonimia pierde sustento (Miranda, 1997, p. 339).
En un similar sentido opta el derecho alemán, en cuanto a que la excepción de homonimia no puede extenderse a las denominaciones sociales arbitrarias o de fantasía (Kretschmar, 2011, § 23, Rn. 13).
Esta misma posición es compartida por Chijane para el derecho uruguayo, al decir que: “Por lo demás, a diferencia del nombre de personas físicas, las denominaciones sociales son frecuentemente fantasiosas y son elegidas por quienes las constituyen, por lo que no será casualidad que recurren a la denominación de una marca implantada (…)” (Chijane, 2023, p. 238).
A modo de conclusión, el propósito de la excepción de homonimia no fue otro que garantizar el derecho a la identidad, y que, en el ámbito del tráfico mercantil, se despliega en la imposibilidad que tiene una persona de usar su nombre en el curso de operaciones comerciales, en atención a la existencia de una marca comercial idéntica o semejante del mismo.
Ahora bien, tal regla general debe matizarse, puesto que el derecho a la identidad, tratándose de las sociedades no es semejante que, en el caso de las personas naturales, puesto que en ellas su conformación está determinada por la ley (artículo 58 bis del Código Civil). Mientras que, en el caso de las sociedades, y en particular, las de capital como las anónimas (artículo 8° de la Ley de sociedades anónimas) su elección está exenta de reglas imperativas, salvo el respeto a la disponibilidad.
Por el motivo anterior, es que este derecho a la identidad o al nombre con respecto a las sociedades de capital debe ser escrutado en términos estrictos, puesto que al gozar de libertad en su elección puede dar lugar a conductas abusivas, ya sea con fines parasitarios o de tono confusionista.
Por último, la norma examinada prescribe que no procederá la excepción de homonimia: “(…) cuando ese nombre se use de manera que induzca a error o confusión al público consumidor.”.
Ahora bien, con relación al riesgo de confusión respecto al conflicto entre las marcas comerciales y las denominaciones sociales es preciso efectuar los siguientes apuntes.
El primero es que nuestro legislador en un test de balance entre el derecho a la identidad del posible infractor y el derecho de propiedad del titular marcario se ha inclinado a favor de este último, en la medida que el uso del nombre de este tercero invada el ámbito de las facultades propias del derecho de marcas, lo que ocurre ante la probabilidad de un riesgo de confusión.
En un similar sentido opina Miranda cuando se refiere a una controversia entre una denominación social que es a su vez contraria a una marca registrada: “(…) la protección del derecho a libre elección y adopción de una denominación social, con sujeción a las normas que establece la legislación societaria, no puede realizarse de forma que llegue a lesionar los derechos subjetivos ajenos, pues, si así ocurriese, el ejercicio de dicho derecho habría de considerarse abusivo” (Miranda, 1997, p. 274).
La segunda observación es que, al momento de determinar la presencia de un riesgo de confusión entre una denominación social y una marca registrada, el sentenciador no debe seguir criterios más benévolos que los habituales, puesto que de lo contrario se estaría mermando un derecho de propiedad, que como sabemos tiene rango constitucional (García Vidal, 2000, p. 130).
Este criterio esbozado es recogido en la siguiente sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol N° 10.301-2015). En este juicio se discutía si era legitimo el uso por la demandada -Estudio Guzmán Limitada- de las marcas comerciales “Guzmán y Cía” y “Guzman Abogados”, registradas por la actora en las clases 42 y 45 para distinguir servicios jurídicos. En particular la utilización por la demandada de tales marcas se apreciaba en su página web, en publicidad, en membretes de cartas y en la puerta de entrada de la oficina en donde funcionaba tal estudio jurídico.
Que a fin de acoger esta acción marcaria la Corte de Apelaciones de Santiago resuelve:
«Quinto: Que desde luego parece evidente que el elemento distintivo de las marcas registradas por la parte demandante es el apellido ‘Guzmán’, pues las demás palabras –‘Cía’ o ‘Abogados’ son genéricas y ciertamente pueden ir en cualquier denominación de estudios jurídicos. Y es cierto que una persona de apellido ‘Guzmán’ tiene el derecho de usarlo como atributo de la personalidad (parte del nombre), más eso no permite utilizar ese mismo apellido en razones sociales de personas jurídicas si con ello se vulneran las marcas registradas al efecto. (…)»
Consecuentemente, el demandante tiene el derecho ‘exclusivo y excluyente’ para utilizar su marca en el tráfico económico relativo a la prestación de servicios de asesoría jurídica, de suerte que si la parte demandada, que también presta servicios de esta naturaleza, usa dichas marcas o una similar ‘Estudio Guzmán Limitada’, en que se repite el apellido ‘Guzmán’, que es la palabra distintiva, vulnera la norma recién transcrita”.
En resumen, aun cuando el tercero pretende invocar a su favor la excepción de homonimia, ya sea persona natural o jurídica, tal excepción tiene como límite el derecho del titular marcario, puesto que en modo alguno se podría utilizar ese nombre en el curso de operaciones comerciales si con ello da lugar a un riesgo de confusión o de engaño en los consumidores.
Del análisis efectuado se debe concluir que la excepción de homonimia prevista en la LPI debe interpretarse de manera estricta, privilegiando la protección del titular marcario y la prevención del riesgo de confusión en el mercado. Si bien el artículo 19 bis E, inciso 2° de la LPI ampara tanto a personas naturales como jurídicas, su aplicación a favor en particular a las sociedades debe ser cautelosa, admitiéndose sólo en sociedades de personas, y siempre que no estemos ante una homonimia fraudulenta. Por el contrario, tratándose de sociedades de capital, la libertad para elegir la denominación social impide justificar esta excepción, pues podría derivar en prácticas abusivas o parasitarias, lo cual es consistente con los desarrollos del derecho comparado. Finalmente, aun admitiendo la homonimia respecto de las sociedades de personas, operará como límite irreductible el riesgo de confusión.
- Bernet, M. (2025). ¿Puede tu nombre dejar de ser tuyo? Una trilogía de casos del mercado de la moda. El Oficio.
- Chijane, D. (2023). Tratado de Derecho de Marcas. La Ley.
- Corral, H. (2018). Curso de Derecho Civil: Parte general. Thomson Reuters.
- Davis, J. (2020). Limitations to Trademark Protection as Defenses to Infringement. En G. Dinwoodie (ed.), The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law (pp. 558–570). Cambridge University Press.
- García Vidal, Á. (2000). El uso descriptivo de la marca ajena. Marcial Pons.
- Iñiguez, P. (2013). Aproximación a los signos distintivos prioritarios y las denominaciones sociales: Relevancia diferenciadora. Actas de Derecho Industrial, (33), 113–134.
- Kretschmar, P. (2011). MarkenG § 23 Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben; Ersatzteilgeschäft BeckOK Markenrecht. En BeckOK Markenrecht.
- Lobato, M. (2002). Comentario a la Ley 17/2001, de marcas. Marcial Pons.
- Miranda, L. (1997). Denominación social y nombre comercial. Marcial Pons.
- Passa, J. (2009). Droit de la propriété industrielle. L.G.D.J.
- Zanella, C. (1995). Les marques nominatives. Litec.
Crédito imagen: «Illustration of Steam Locomotive Tracks at Takanawa», Tsukioka Yoshitoshi